Le reverse domain name hijacking ou la comedia dell'arte des noms de domaine

La technique du « reverse domain name hijacking » également connue sous le nom de « reverse cybersquatting » consiste dans l’engagement d’une action judiciaire « bidon » par un titulaire de marque à l’encontre du propriétaire légitime d’un nom de domaine en l’accusant, en toute mauvaise foi, de cybersquatter. Cette technique est explicitement visée par le paragraphe 15(e) des règles UDRP : « Si après avoir considéré la demande, le panel observe que l’action a été engagée en toute mauvaise foi dans l’objectif, par exemple, d’un Reverse Domain Name Hijacking ou a été engagée pour harceler le propriétaire du nom de domaine, le panel devra déclarer dans sa décision que l’action a été engagée en toute mauvaise foi et qu’elle constitue une procédure administrative abusive ». Néanmoins, aucune sanction n’est associée à cette qualification ce qui rend cette technique intéressante aux seuls juristes spécialisées qui peuvent y trouver une certaine satisfaction intellectuelle. Les cas sont, cependant, suffisamment rares pour attirer l’attention. En effet, seulement une dizaine de décisions OMPI statuant en vertu des règles UDRP ont qualifié cette procédure abusive avec parmi les plus significatives, celles rendues dans l’affaire Deutsche Welle v. DiamondWare Limited, Case No. D 2000-1202 (2000), dans l’affaire FCC Fomento de Construcciones y Contratas, SA v. “FCC.COM”, Case No. D2007-0770 (2007) et récemment dans l’affaire Urban Logic, Inc. v. Urban Logic, Peter Holland, Case No. D2009-0862 (2009).
L’affaire « bibibaby.com » qui a donné lieu à une récente décision Lamprecht AG v. Emily Dubberley, Case No. D2009-1777 (2010) s’inscrit dans cet ensemble de décisions rares. En l’espèce, le demandeur était une entreprise suisse spécialisée dans des produits pour bébés, titulaire de la marque BIBI enregistrée en Suisse. Ce demandeur détient un certain nombre de noms de domaine dérivés de cette marque et notamment « bibi-baby.com ». Le défendeur était une entreprise britannique qui avait réservé le nom de domaine « bibibaby.com » en 1992 pour notamment la maintenance d’un site de rencontre pour femmes bisexuelles.
Sur la première condition, le panel conclut à un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque. Concernant la seconde condition, le panel considéra, en revanche, que le défendeur a prouvé un intérêt légitime dans la réservation du nom de domaine. En effet, le défendeur expliqua qu’il avait choisit ce nom de domaine en raison d’un jeu de mots avec la chanson populaire en Angleterre « Bye Bye Baby » et le terme « bisexual ». Peu importait le goût de ce jeu de mot… le panel considéra à juste titre que le défendeur avait un intérêt légitime. Enfin, au surplus, le panel conclut que le demandeur n’a pas prouvé la mauvaise foi du défendeur qui enregistra le nom de domaine en liaison avec son activité et non dans l’objectif de le revendre comme tout bon cybersquatter l’aurait fait.
C’est en fait à la fin de cette analyse que le panel livre son opinion la plus intéressante en déclarant que cette plainte « a été initiée seulement après que le défendeur ait décliné son offre de rachat du nom de domaine litigieux. En outre, le panel n’est pas satisfait du fait que le demandeur était conscient au moment de l’engagement de sa plainte du site internet initial et des activités du défendeur. Dès lors, le panel n’a pas souhaité rendre une décision [en faveur] de ce reverse domain name hijacking ». Il semble que cette constatation d’un reverse domain name hijacking ait compté dans la décision du panel même si il n’est pas possible, en l’état des règles UDRP, de tirer des conséquences de cette qualification. Peut-être serait-il temps de modifier les règles sur ce point notamment eu égard au nombre croissant d ‘affaires dans lesquels les demandeurs engagent des poursuites abusives contre des soi-disant cybersquatters…

La décision Lamprecht AG v. Emily Dubberley, Case No. D2009-1777 (2010)

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