On se souvient que Rescuecom , société américaine de services de réparation informatique, s’imposa finalement dans sa lutte judiciaire face à Google concernant une contrefaçon de marque fondée sur l’usage de mots-clés. Alors que la juridiction du premier degré avait considéré qu’un tel usage ne satisfaisait pas l’exigence dite du « use in commerce » au sens du Lanham Act (Rescuecom Corp. v. Google, Inc.,
456 F. Supp. 2d 393 (N.D.N.Y. 2006)), la cour d’appel du 2nd Circuit arriva, l’année dernière, à la conclusion inverse (Rescuecom Corp. v. Google, Inc.,
2009 WL 875447 (2nd Cir. 2009)).
Aujourd’hui, Rescuecom se retrouve à nouveau devant les tribunaux mais en tant que défendeur dans une affaire similaire où la société de vente matériel informatique, Best Buy, lui reproche d’avoir utilisé sa marque « geek squad » pour l’affichage de publicité en ligne. Dès le mois d’octobre dernier, Best Buy demanda à Rescuecom de cesser l’utilisation de sa marque pour le référencement de ses publicités. Rescuecom prit les devants en engageant une action judiciaires afin de prouver que son usage était totalement légitime. Best Buy contre-attaqua par une plainte fondée notamment sur la contrefaçon de marque. Pour le moment, l’affaire n’en est qu’à ses débuts mais il est déjà possible de dire que l’acharnement judiciaire de Rescuecom face à Google risque de lui jouer des tours dans cette nouvelle affaire dans la mesure où elle ne peut plus vraiment compter sur l’argument – qu’elle a combattu avec succès - selon lequel l’usage d’une marque pour le référencement de publicités ne satisfait pas l’exigence dite de « use in commerce ». Les dirigeants de Google doivent s’en frotter les mains…
Bank of America vient de gagner une affaire engagée devant une cour du district sud de l’Etat de New York contre un individu ayant enregistré le nom de domaine « mlbofa.com ». Pourquoi Bank of America était-elle lésée par cet enregistrement ? C’est très simple. Son acquisition de Merryl Lynch & Co. l’amènera sans doute à utiliser ces initiales. Le juge Dennny Chin a considéré que le cybersquatter avait en l’espèce enregistré le nom de domaine en toute mauvaise foi dans l’intention de le revendre à la banque leader aux Etats-Unis. Ainsi, il aurait été démontré que le nom de domaine a été enregistré le jour où le rachat de Merryl Lynch par Bank of America a été annoncé. Plus explicite encore fut un mail datant de mai 2009 joint au dossier dans lequel le cybersquatter exprimait son intention non équivoque de revendre le nom de domaine à Bank of America. En résumé voici un dossier bien ficelé dont le dénouement n’étonnera personne. Néanmoins, il semblerait que le cybersquatter malheureux ait l’intention de faire appel devant la Cour d’appel du Second Circuit. 
Il y a 6 mois, Yahoo ! a déposé une demande de brevet publiée aujourd’hui et relative à une méthode pour prioriser les actions en justice à l’encontre des cybersquatters. L’application finale permet en fait de générer une liste de noms de domaine reproduisant ou imitant des marques pour ensuite calculer le taux de trafic probable en direction des sites hébergés sous ces noms de domaine. Ainsi, les titulaires de marques dont les signes distinctifs font l’objet d’un nombre important de contrefaçons par dépôt de noms de domaine peuvent savoir lesquels de ces site de cybersquatting génèrent le plus de trafic afin d’engager en priorité des poursuites à leur encontre. La revendication principale du brevet est la suivante : « Une méthode comprenant la réception d’un terme source [signe distinctif], l’obtention d’une liste de termes associés comprenant le terme source, l’obtention l’information sur le trafic associé à chacun des termes associés au terme source dans cette liste de termes associés, et, la compilation, par le biais d’un ordinateur, d’une liste de noms de domaine fondée sur les informations relatives au trafic alors que chacun des noms de domaine comprend l’un des termes associés ».
L’Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle (OMPI) a mené sa première procédure UDRP dans un format entièrement numérique. Ce type de procédure sera obligatoire à partir du 1er mars 2010. L’action en question a été engagée par Nokia contre un particulier. L’intégralité de la procédure n’a duré que 37 jours alors que le simple dépôt d’une plainte papier peut prendre jusqu’à deux mois pour être traité. Ainsi, l’OMPI espère bien accélérer les contentieux relatifs aux noms de domaine.
L’affaire Flowbee est un contentieux classique relatif à des faits de contrefaçon de marque par la réservation de mots-clés dans le cadre du programme Adwords. Dans sa plainte déposée initialement devant un juge texan, Flowbee, entreprise spécialisée dans la fourniture de matériel de coiffure à domicile, invoque une contrefaçon de sa marque à l’encontre du moteur de recherche qui aurait permit à d’autres sociétés d’utiliser sa marque pour l’affichage de publicités en ligne. En réponse, Google demanda le rejet de cette plainte et, alternativement, le transfert de cette action en Californie en raison du fait que Flowbee, qui utilise également le programme Adwords, a accepté des clauses contractuelles désignant les tribunaux californiens comme seuls compétents en cas de litige. Flowbee contre-argumenta naturellement en déclarant ces clauses contractuelles inapplicables en l’espèce dans la mesure où le litige ne concerne pas sa propre utilisation du programme Adwords mais celle d’autres compagnies tierces. Cette argumentation paraissait parfaitement convaincante.
Le groupe PagesJaunes vient d’annoncer l’acquisition de la marque et des noms de domaine de 411.ca parallèlement à sa prise de participation dans 411 Local Search Corp.. Cette acquisition a pour but affiché de booster le trafic sur les sites du groupe. Stéphane Marceau, chef du marketing chez PagesJaunes, a déclaré à ce sujet : «Avec l'acquisition de la marque 411.ca, nous obtenons une marque qui jouit d'une grande notoriété, ce qui renforce notre position de destination par excellence vers laquelle les gens se tournent pour trouver les entreprises, les produits, les personnes ou les endroits qu'ils recherchent». Les internautes font 13 millions de recherches d'entreprises locales chaque mois sur le site 411.ca. L'acquisition de 411.ca ajoutera environ 1 million de visiteurs uniques à la couverture du réseau de sites de Groupe Pages Jaunes. Cette nouvelle a très bien été accueillie par les investisseurs comme le démontre le graphique ci-dessus. A croire que marques et noms de domaine sont devenus le signe de puissance…
Patricia Kelley, propriétaire du nom de domaine « papersnowflakes.com » au pluriel avait engagé une procédure UDRP contre la société Innovation, HQ, Inc. propriétaire du nom de domaine « papersnowflake.com » au singulier. Patricia Kelley est une particulière qui maintient un site internet sur lequel elle explique comment faire des « papersnowflakes » c’est-à-dire des flocons de neige découpés en papier…
Bien que les procédures 
La décision du TGI de Paris rendue le 11 février dernier dans l'affaire "Vuitton c/ eBay" est disponible. Un grand merci à 
Une étude menée par deux membres de l'Université de Harvard, Tyler Moore et le professeur Benjamin Edelman, démontrerait que le moteur de recherche californien profiterait du typosquatting. Rappelons que le 
En octobre dernier, la société Verizon a engagé des poursuites à l’encontre de 2Cool Guys LLC, Warren Weitzman et de Arnold Trebach pour contrefaçon de marque en raison d’un « typosquatting ». Rappelons que le typosquatting consiste à déposer un nom de domaine identique à une marque avec néanmoins une erreur de frappe (par ex. pour Apple, le dépôt de « apfle.com ») afin de récupérer les visiteurs ayant fait une coquille lors de la saisie de l’URL. En l’espèce, les défendeurs avaient déposé les noms de domaine « virazon.com », « vierzon.com » et « varizon.com » afin d’obtenir des bénéfices sur la base d’un pay-per-click.
Firefly est une entreprise de développement de sites web qui fournit à ses clients des outils pour la gestion du contenu de leurs sites internet. Le logiciel phare est vendu sous la marque « Website Gadget » accompagné d’une petite application elle-même commercialisées sous la marque « Gadget » ; ces deux marques ayant fait l’objet d’un enregistrement fédéral en 2009.
Même si cette actualité n’est pas directement lié au droit des marques, toute innovation technique en la matière est susceptible un jour ou l’autre de mener à des actions fondées sur la contrefaçon de marque. La société Yahoo ! vient de conclure un accord avec la société Nectar pour fusionner leurs bases de données afin de mieux cibler la publicité en ligne. Rappelons que Nectar est une société spécialisée dans le décompte des points de fidélité dans les campagnes promotionnelles organisées par de nombreux acteurs de la grande distribution en Grande Bretagne. Cette société détient donc une base de données très fournie sur les habitudes de consommation de ses 20.000 abonnés. La fusion des bases de données de Yahoo ! et de Nectar permettra donc de créer des profils de consommateurs extrêmement précis sur les individus concernés réunissant des données relatives aux achats en ligne et à ceux réalisés dans le monde réel.
Le moteur de recherche leader en Chine a déposé, au courant du mois de janvier , une plainte devant la cour fédéral de Manhattan, New York, contre son registrar, Register.com, qui aurait laissé des hackers s’infiltrer dans la gestion de son compte, ce qui aurait provoqué des problèmes techniques aux usagers redirigés vers d’autres pages internet. En réalité, le moteur de recherche reproche à son registrar d’avoir laissé des hackers détourner le trafic américain vers une page tierce sur laquelle était affiché le drapeau iranien à côté d’une étoile de David brisée. Un des fondements de la plainte est la contrefaçon de la marque Baidu qui fut associée à ce contenu militant. 
Les dirigeants du célèbre moteur de recherche californien sont très remontés contre un moteur de recherche chinois utilisant un logo et une charte graphique très similaires visuellement et répondant au nom très provocateur de « Goojje ». Les représentants de Google ont envoyé cette semaine une lettre de mise en demeure, demandant que cet usage illicite des marques du moteur américain cesse au plus vite. Goojje met à la disposition de ses utilisateurs un moteur de recherche ainsi qu’un réseau social, les deux étant naturellement censurés pour demeurer conforme à la loi chinoise. A noter aussi que le site YouTube est également victime d’agissements similaires par un site chinois appelée Youtubecn.com qui, néanmoins, connaît des démêlés avec les autorités locales. 
Le Tribunal de grande instance de Paris vient de rendre son jugement ce jeudi 11 février dans l’affaire opposant la société Louis Vuitton à eBay. Cette dernière société est condamnée à 200.000 euros d’amende pour avoir effectué la réservation de mots-clés proches phonétiquement et visuellement des marques de la société de luxe. Cette condamnation se fonde sur l’atteinte aux marques renommées de Louis Vuitton ainsi que sur la qualification d’agissements parasitaires.
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