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mercredi 10 mars 2010

Cybergriping : pas de contrefaçon dans l’affaire « carreragentnetwork.biz »

Le juge Cleland de la cour du District Est de l’Etat du Michigan a rendu sa décision dans l’affaire "Career Agents Networks, Inc. v. careeragentnetwork.biz" où il était question de cybergriping. Rappelons que le cybergriping consiste dans l’enregistrement d’un nom de domaine reproduisant la marque d’un individu, d’une entreprise, d’un organisme ou d’une institution quelconque donnant l’accès à un site internet sur lequel le titulaire de la marque est critiqué, tourné en ridicule ou bien caricaturé. Toute la problématique est de savoir, sur le terrain du droit des marques, si un tel usage de la marque d’autrui constitue une contrefaçon de marque. C’est la question à laquelle était confrontée la cour de District dans la présente affaire.
Les faits de l’espèce étaient teintés de ressentiment et de frustration comme dans la plupart des cas de cybergriping. Il s’agissait d’une entreprise de conseil en recrutement titulaire de la marque « CAREER AGENTS NETWORK » enregistrée en 2009 et répondant à la même dénomination sociale sous forme des initiales « CAN ». CAN racheta il y a un an une entreprise concurrente aux activités similaires. Cette entreprise avait conclu un contrat de prestation avec un dénommé Lawrence White. Se rendant compte que ce contrat était moins lucratif qu’il ne le pensait notamment suite au rachat de la première société par CAN, Lawrence White eut l’idée de réserver deux noms de domaine reproduisant la marque de CAN : « careeragentsnetwork.biz » et « careeragentnetwork.biz ». Ces deux noms de domaine renvoyaient vers une page sobre sur laquelle était inscrit le message suivant :

ATTENTION
Si vous pensez investir dans cette affaire, soyez conscient qu’il est très improbable que vous ayez un retour sur investissement. Si vous êtes en relation avec cette entreprise, vous aurez été prévenu par ceux qui savent et ont perdu […] 150.000 dollars en plaçant leur confiance en eux et leur « plan ».

CAN invoquait devant la cour de district principalement deux fondements : en premier lieu, elle considérait qu’il y avait cybersquatting en vertu de l’Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act (15 U.S.C. §1125(d)) et en second lieu, elle invoquait la contrefaçon de marque au sens du Lanham Act (15 U.S.C. §1125(a)).

Sur la première demande, la cour de district remarque qu’il est absolument clair que le défendeur n’a jamais eu pour intention de profiter de ce nom de domaine en ce sens qu’il n’avait pas pour objectif de le revendre au titulaire de marque (v. Lucas Nursery and Landscaping, Inc. v. Grosse, 359 F.3d 806 (6th Cir. 2004)). En outre, il n’est pas non plus établi que le défendeur eut pour intention de détourner la clientèle du titulaire de marque par l’enregistrement des noms de domaine litigieux (v. sur ce point DaimlerChrysler v. The Net, Inc., 388 F.3d 201 (6th Cir. 2004)). De manière très intéressante, la cour souligna que « Le demandeur tente de démonter que, parce que les faits prouvent que le défendeur a eu l’intention de porter préjudice au demandeur, le demandeur peut prouver la mauvaise foi [du défendeur]. […] Le demandeur doit prouver plus que la tentative de porter préjudice au demandeur. Le demandeur doit prouver que le défendeur avait une intention, par mauvaise foi, de tirer profit de l’utilisation des noms de domaine ». La cour conclut donc qu’il n’y a pas cybersquatting au sens de l’ACPA.

Sur la seconde demande, le juge Cleland souligne en premier lieu que la question est de savoir si l’usage de la marque est commercial et ainsi protégé à un degré moindre par le Premier Amendement (v. Taubman Co. v. Webfeats, 319 F.3d 770 (6th Cir. 2003)). A cet égard, la cour remarque que le défendeur n’a pas placé de lien vers un site professionnel ni fait de référence à son activité de manière à la présenter comme une alternative à celle du demandeur (v. Bosley Medical Institute, Inc. v. Kremer, 403 F.3d 672 (9th Cir. 2005)). Le simple fait de vouloir porter préjudice au demandeur n’est pas constitutif d’un usage commercial. Enfin, la cour déclare que même si cet usage était commercial, le demandeur n’est pas en mesure de démonter sérieusement qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre l’usage litigieux et le titulaire de la marque. La cour conclut donc à l’absence de contrefaçon de marque.

En définitive, cette nouvelle décision est un autre exemple d’échec d’un titulaire de marque essayant d’empêcher l’usage de sa marque à des fins polémiques. Il semble que la cour ait suivi un raisonnement orthodoxe dans cette décision en rejetant le cybersquatting et la contrefaçon de marque. La position des titulaires de marque n’est toutefois pas entièrement dénuée de fondement dans la mesure où de tels agissements peuvent parfois constituer des abus de la liberté d’expression. Cette dernière notion est néanmoins quelque peu étrangère au droit américain…