La cour d’appel américaine du 2nd Circuit vient de rendre sa décision très attendue dans l’affaire « Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc. ». Les faits de l’espèce concernaient essentiellement la vente de contrefaçon des bijoux de la société Tiffany sur le site de vente aux enchères et la réservation de mots-clés par eBay afin de déclencher des publicités contextuelles pointant vers son site. En première instance, la cour du District Sud de l’Etat de New York avait conclu à l’absence de complicité d’eBay pour ce qui concerne l’existence de contrefaçon sur son site notamment en raison du fait que le site de vente aux enchères avait démontré des efforts constants de développements de technologies et de mesures de lutte contre la contrefaçon sur son site. Concernant les liens commerciaux, la cour de district avait considéré qu’il s’agissait d’un « usage nominatif » (nominative fair use) consistant à désigner les produits du titulaire (v. New Kids on the Block v. News Am. Publ’g, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992)). Partant, il ne pouvait être reproché de contrefaçon à l’encontre d’eBay.En appel, la cour du 2nd Circuit confirme cette dernière affirmation : « eBay a fait un usage de la marque pour décrire de façon exacte les véritables produits Tiffany offerts à la vente sur son site. […] [En outre,] [i]mposer une responsabilité en raison du fait qu’eBay ne peut garantir la régularité de tous les produits Tiffany offerts sur son site aurait pour conséquence de restreindre de les ventes légales de produits Tiffany ». L’usage des marques de la société demanderesse à titre de mot-clé afin de déclencher des liens publicitaires vers son site est donc un usage nominatif excluant sa responsabilité au titre de la contrefaçon de marque. En d’autres termes, il est légitime qu’eBay utilise des marques protégées afin de faire de la publicité pour les produits régulièrement frappés de celles-ci vendus sur son site et l’existence de certaines ventes contrefaisantes ne saurait à elle seule remettre en question la licéité de cette pratique.
Concernant la complicité des contrefaçons réalisées sur son site (contributory infringement), la cour d’appel rappelle en premier lieu le test applicable : il y a complicité de contrefaçon « si un producteur ou un distributeur induit intentionnellement un autre à contrefaire une marque, ou si il continue de fournir les produits de quelqu’un dont il sait ou devrait savoir qu’il commet une contrefaçon de marque » (v. Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982)). La question en appel était de savoir plus précisément si la « connaissance générale » (general knowledge) de eBay quant à l’existence de contrefaçon sur son site était équivalente à l’expression utilisée dans Inwood, « dont il sait ou devrait savoir » et donc si cette connaissance générale était suffisante pour caractériser la complicité de contrefaçon. La cour d’appel se rattache finalement à l’opinion de la cour de district en affirmant que « [p]our engager la responsabilité sur le fondement de la complicité de contrefaçon de marque, un fournisseur de service doit détenir plus qu’une connaissance générale […] que ses services sont utilisés pour vendre des produits contrefaisants ».
En définitive, la cour d’appel blanchit donc le site de vente aux enchères en ce qui concerne la contrefaçon de marque en raison de liens commerciaux et la complicité de contrefaçon pour ce qui concerne les produits vendus sur son site. Néanmoins, concernant la publicité mensongère, la cour d’appel adopte une position différente de la cour de district et renvoie donc l’affaire devant les juges du premier degré sur ce point. Plusieurs enseignements doivent être tirés de cette affaire. Premièrement, la jurisprudence américaine semble être de plus en plus favorable aux fournisseurs de services sur internet qui font preuve d’initiatives pour lutter contre les usages illicites de leur service (la cour insiste sur les efforts entrepris par eBay pour la lutte contre la contrefaçon de marque). Deuxièmement, il semble que la procédure de « notice and take-down » reconnue légalement en matière de droit d’auteur s’applique également en matière de contrefaçon de marque. Enfin, il semble que la jurisprudence américaine soit de plus en plus encline à refuser de caractériser une contrefaçon de marque par la réservation de marques à titre de mots-clés pour déclencher des liens commerciaux. A cet égard, cette affaire a pour originalité d’appliquer la notion d’« usage nominatif » dans le cadre de la publicité contextuelle. Une brèche dans laquelle risquent de s’engouffrer les annonceurs de publicités contextuelles est-elle ouverte ?
Concernant la complicité des contrefaçons réalisées sur son site (contributory infringement), la cour d’appel rappelle en premier lieu le test applicable : il y a complicité de contrefaçon « si un producteur ou un distributeur induit intentionnellement un autre à contrefaire une marque, ou si il continue de fournir les produits de quelqu’un dont il sait ou devrait savoir qu’il commet une contrefaçon de marque » (v. Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982)). La question en appel était de savoir plus précisément si la « connaissance générale » (general knowledge) de eBay quant à l’existence de contrefaçon sur son site était équivalente à l’expression utilisée dans Inwood, « dont il sait ou devrait savoir » et donc si cette connaissance générale était suffisante pour caractériser la complicité de contrefaçon. La cour d’appel se rattache finalement à l’opinion de la cour de district en affirmant que « [p]our engager la responsabilité sur le fondement de la complicité de contrefaçon de marque, un fournisseur de service doit détenir plus qu’une connaissance générale […] que ses services sont utilisés pour vendre des produits contrefaisants ».
En définitive, la cour d’appel blanchit donc le site de vente aux enchères en ce qui concerne la contrefaçon de marque en raison de liens commerciaux et la complicité de contrefaçon pour ce qui concerne les produits vendus sur son site. Néanmoins, concernant la publicité mensongère, la cour d’appel adopte une position différente de la cour de district et renvoie donc l’affaire devant les juges du premier degré sur ce point. Plusieurs enseignements doivent être tirés de cette affaire. Premièrement, la jurisprudence américaine semble être de plus en plus favorable aux fournisseurs de services sur internet qui font preuve d’initiatives pour lutter contre les usages illicites de leur service (la cour insiste sur les efforts entrepris par eBay pour la lutte contre la contrefaçon de marque). Deuxièmement, il semble que la procédure de « notice and take-down » reconnue légalement en matière de droit d’auteur s’applique également en matière de contrefaçon de marque. Enfin, il semble que la jurisprudence américaine soit de plus en plus encline à refuser de caractériser une contrefaçon de marque par la réservation de marques à titre de mots-clés pour déclencher des liens commerciaux. A cet égard, cette affaire a pour originalité d’appliquer la notion d’« usage nominatif » dans le cadre de la publicité contextuelle. Une brèche dans laquelle risquent de s’engouffrer les annonceurs de publicités contextuelles est-elle ouverte ?
Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., No. 08-3947-cv (2d Cir. April 1, 2010)
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