Affaire « mamasandmunchkins.com » : pas de cybersquatting sans mauvaise foi caractérisée

L’affaire « mamasandmuchkins.com » opposait, d’une part, une société californienne appelée « Munchkin, Inc. » titulaire de la marque « MUNCHKIN » qu’elle exploitait pour la vente de produits destinés à l’enfance et du nom de domaine « munchkin.com » qui redirigeait vers son site principal, et d’autre part, une société de l’Illinois appelée « Mamas and Munchkins, LLC » qui enregistra, en novembre 2005, le nom de domaine litigieux « mamasandmuchkins.com » pour distribuer des produits destinés aux enfants en bas âge et aux femmes enceintes. Autant dire que cette seconde société marchait sur les plates-bandes de la première si bien que cette dernière engagea une action UDRP à son encontre en janvier dernier.

La majorité de la discussion menée par le panel se concentre sur l’exigence d’un enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. Le panel souligne, à cet égard, une carence significative dans l’argumentation de la société demanderesse qui déduit la mauvaise foi de la simple utilisation d’un nom de domaine reproduisant une de ses marques protégées. Or, à l’inverse du droit américain des marques, une telle présomption n’est pas de mise dans le cadre de la présente procédure (v. Kellwood Company v. Onesies Corporation, WIPO Case No. D2008-1172) qui exige la démonstration claire que la société défenderesse connaissait les marques protégées et qu’elle avait l’intention de capitaliser sur la renommée de ces marques par l’enregistrement et l’usage du nom de domaine. En l’espèce, bien qu’il soit démontré que la société défenderesse connaissait les marques, la société demanderesse n’a, en revanche, pas réussi à démontrer une tentative d’exploitation du « goodwill » associé à ses marques par la défenderesse (v. Sophia’s Heritage Collection, Inc. v. Beverly Danusis, WIPO Case No. D2009-1752).
Au-delà de ces aspects peu originaux, l’intérêt de cette décision réside dans la reconnaissance par le panel de l’application des paragraphes 4(c)(i) et (ii) des Principes UDRP à l’espèce : « Si la commission considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés, la preuve de vos droits sur le nom de domaine ou de votre intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’un des circonstances ci-après : i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet ; ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services ». Dès lors qu’en l’espèce, la société défenderesse utilisa le nom de domaine litigieux pendant 5 ans pour une activité tout à fait légitime et que cette société était connue de ses clients sous le nom de « Mamas & Munchkins », le safe harbor du paragraphe précité était applicable même si, comme le remarque le paneliste, il n’était pas nécessaire d’y avoir recours puisque la mauvaise foi n’était de toute façon pas démontrée. A cet égard, il convient, toutefois, de signaler une certaine redondance entre l’exigence de mauvaise foi et le paragraphe 4(c) dans la mesure où l’application de ce safe harbor suppose un enregistrement qui, par définition, n’est pas de mauvaise foi…
Enfin, la fin de la décision ne manque pas d’humour dans la mesure où bien que le paneliste reconnaisse que la société demanderesse « frôle » le « reverse domain name hijacking », qualification donnée aux procédures abusives en la matière, il souligne qu’il préfère ne pas retenir une telle qualification à l’égard de la société demanderesse dans l’espoir qu’elle laisse la défenderesse tranquille à l’avenir… Quand on sait qu’une telle qualification est pure lettre morte puisqu’aucune sanction n’y est associée, on se demande pourquoi le paneliste prit de telles précautions ? Décidément, il est bien difficile de trouver une décision où le fameux « reverse domain name hijacking » est caractérisée mais ne désespérons pas…

Munchkin, Inc. v. Whois Privacy Protection Service, Inc. and Mamas and Munchkins, LLC, Case No. D2010-0014

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