Affaire « Gallup » : Réseaux numériques et extraterritorialité d’un droit de marque américain

Dans une récente affaire « Gallup, Inc. v. Bus. Research Bureau(Pvt.) Ltd », 2010 WL 545857 (N.D. Cal. 2010), la cour du District Nord de Californie fut confrontée à la question de la territorialité du droit de marque dans les réseaux numériques. Le droit de marque étant, en effet, par essence territorial c’est-à-dire limité à un territoire donné (où la marque est enregistrée ou utilisée), seul un usage non autorisé du signe sur ce territoire peut être constitutif d’une atteinte au droit de marque. Toute la question est alors de savoir à partir de quel moment un usage numérique d’une marque peut être considéré comme réalisé sur le territoire où la marque est protégée. Une façon quelque peu distincte d’étudier ce problème consiste à déterminer non pas si le principe de territorialité limite le droit de marque dans un cas d’espèce mais si le droit de marque peut être appliqué exceptionnellement de manière extraterritoriale. Bien que fondamentale, cette question est encore trop peu traité en jurisprudence. La présente affaire est donc l’occasion de revenir sur ce sujet sous l’angle du droit américain.
En l’espèce, il s’agissait d’une action en contrefaçon engagée par la société américaine Gallup, Inc., titulaire de la marque renommée « GALLUP » pour la désignation de services de recherche d’informations économiques et de sondages à l’encontre d’une société pakistanaise également spécialisée dans les sondages d’opinion utilisant la dénomination sociale « Gallup Pakistan » et maintenant un site internet à l’adresse « www.gallup.com.pk ». En 2008, Gallup Pakistan mena six sondages d’opinion sur les élections pakistanaises dont les conclusions principales furent reprises dans la presse américaine notamment le « New York Times » ou encore « Reuters » qui attribuèrent, de manière incorrecte, ces sondages à Gallup, Inc.. Cette dernière société intenta donc une action en contrefaçon de marque à l’encontre de la société pakistanaise en raison (i) de l’usage de la marque GALLUP sur un site internet rédigé en langue anglaise et (ii) l’usage de la marque GALLUP par la société pakistanaise dans ses résultats de sondages publiés dans la presse américaine.
La cour du District Nord de Californie était donc confrontée à la question de l’application du principe de territorialité de la marque. Plus exactement, la question était non pas de savoir si le principe de territorialité de la marque empêchait une action à l’égard de la société pakistanaise mais plutôt si le droit américain (et la protection de la marque américaine en découlant) pouvait être appliqué extraterritorialement aux activités dénoncées. Pour ce faire, il était nécessaire à la cour de suivre le test en trois étapes en vigueur dans son Etat : (1) les activités extraterritoriales ont-elles des effets sur le commerce extérieur américain ? (2) ces effets sont-ils suffisants pour entraîner un dommage substantiel au demandeur, ? (3) les intérêts du commerce extérieur américain sont-ils suffisamment important pour justifier l’application extraterritoriale du droit américain ?
Concernant la première partie du test, la cour conclut que l’effet des activités de la société demanderesse est au final peu important dans la mesure où il s’agit seulement d’un usage de la marque pour six sondages d’opinions. Concernant la seconde partie du test, la cour conclut qu’il est très peu probable qu’un effet si peu important de l’usage puisse entraîner un dommage substantiel au demandeur. Par là-même, la cour souligne une certaine redondance entre les deux premières parties du test. Enfin, s’agissant de la troisième partie du test, la cour conclut qu’il existe un risque imminent de conflit avec une législation étrangère dans la mesure où un contentieux existe déjà au Pakistan entre les deux parties sur la question de la titularité de la marque GALLUP.
En définitive, cette récente décision démontre que dans le cadre d’un usage numérique d’une marque américaine par une société étrangère, il est très peu probable qu’une cour reconnaisse l’application extraterritoriale du droit américain si les activités ont un impact limité sur le commerce américain et si les deux parties sont déjà engagées dans un contentieux à l’étranger. C’est donc une position relativement raisonnable qu’adoptent les juges américains sur cette question bien délicate… voire même très politique.

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