Affaire « Crédit Mutuel » : un typosquatting flagrant

Le professeur Jérôme Huet, fondateur et directeur du Centre d’Etudes Juridiques et Economiques du Multimédia (CEJEM), vient de rendre une décision technique en tant qu’expert auprès de l’OMPI dans une affaire Confédération Nationale du Crédit Mutuel c/ Adrienne Bonnet, Litige n° DFR2010-0008 (WIPO May 10th, 2010). Il s’agissait en l’espèce d’une particulière dénommée Adrienne Bonnet qui avait enregistré le nom de domaine « reditmutuel.fr » le 1er décembre 2009 en fournissant une adresse postale incorrecte. N’ayant pas réussi à la joindre suite à diverses mises en demeure successives, le Crédit Mutuel engagea donc, devant le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI, une Procédure Alternative de Règlement des Litiges (PARL) à laquelle est applicable le Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” entré en vigueur le 22 juillet 2008. A noter que la défenderesse ne se rendit pas devant l’expert et ne présenta donc malheureusement aucun argument en défense. Suivant l’article 20 (c) du Règlement précité, il convenait en l’espèce de vérifier que (i) le requérant justifie de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et (ii) que l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence.
Concernant la première condition, l’expert conclut naturellement à la justification de droits par le Requérant sur l’élément objet de l’atteinte puisque celui-ci est titulaire de la marque renommée « CREDIT MUTEL » et titulaire de divers noms de domaine dérivés de cette marque parmi lesquels « creditmutuel.fr ». Concernant la seconde condition, l’expert souligne que « La simple adjonction de l’extension nationale <.fr> est liée à des considérations techniques et n’a pas a être prise en considération lors de l’appréciation de l’identité ou de la similitude du nom de domaine avec la marque antérieure renommée CREDIT MUTUEL » (v. en ce sens, Baccarat S.A v. Jacques Touroute, Litige OMPI No. DFR2008-0001). En outre, la seule différence entre le nom de domaine litigieux et la marque protégées consistant en la suppression de la seule lettre « c », le risque de confusion demeure puisque cet enregistrement s’apparente à du typosquatting (v. Crédit Industriel et Commercial, Conféderation Nationale du Crédit Mutuel v. Owen WEBSTER, WIPO Case No. D2006-0165). La mauvaise foi, qui semble lourdement présumée dans cette décision, est également suffisamment démontrée par la fourniture de coordonnées erronées au sein du WHOIS par la défenderesse. Enfin, concernant l’utilisation du nom de domaine, l’expert s’appuie sur le fait que celui-ci redirige vers un site parking, c’est-à-dire une page sur laquelle ne se trouvent que des publicités. Cette utilisation a donc pour « objectif un gain construit sur la marque renommée d’autrui et représente indéniablement un acte de concurrence déloyale et de parasitisme au détriment du Requérant ». Cet élément vient donc confirmer l’existence d’un acte frauduleux (v. également en ce sens, Crédit Industriel et Commercial (CIC) contre Pneuboat Sud, Litige OMPI No. DFR2004-0005 ; Confederation Nationale du Crédit Mutuel contre Ambroise Breleur, Litige OMPI No. DFR2009-0001 ; Banque Laydernier et Crédit du Nord contre Jeremie Guyot, Litige OMPI No. DFR2008-0027). Dès lors, l’expert ordonne le transfert du nom de domaine « reditmutuel.fr » au Requérant.
En définitive, voici une affaire bien réglée qui témoigne une fois de plus de l’essor du typosquatting et des sites parkings qui y sont généralement associés. Un autre fait intéressant de cette affaire est le cas de plus en plus fréquent de la fourniture d’une fausse adresse au WHOIS. Néanmoins, n’aurait-il pas été possible au Requérant d’obtenir de telles informations auprès de la régie publicitaire par laquelle la défenderesse obtenait des rémunérations fondée sur son comportement frauduleux ? Cette piste est sans doute à explorer…

Confédération Nationale du Crédit Mutuel c/ Adrienne Bonnet, Litige n° DFR2010-0008 (WIPO May 10th, 2010)

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Facebook veut « facebook.me »

L’entreprise leader en matière de réseaux sociaux sur internet vient de déposer une plainte devant les instances arbitrales de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour récupérer le nom de domaine « facebook.me » enregistré par un individu résidant aux Emirats Arabes Unis. L’extension « .me » correspond en fait au ccTLD assigné au Monténégro depuis le 11 septembre 2007. Mais au-delà de son indication en termes de provenance le « .me » (ou « .moi » s’il est traduit littéralement de l’anglais au français) suscite l’intérêt des internautes et des webmasters dans la mesure où il donne une touche personnelle au nom de domaine. Un certain nombre de registrars ventent ainsi cette extension en soulignant l’intérêt particulier de celle-ci pour la redirection vers des pages personnelles ou bien des blogs.
Il est donc parfaitement logique que Facebook soit intéressé par le nom de domaine « facebook.me », le site de réseaux sociaux étant constitué essentiellement de pages personnelles égocentrées visant à donner le maximum de détails sur soi-même à sa communauté. L’originalité de cette affaire réside également dans le fait que le propriétaire actuel de « facebook.me » a décidé de rediriger les internautes saisissant ce nom de domaine vers le site officiel de Facebook… Difficile de comprendre les motivations de ce résident des Emirats Arabes Unis ! Peut-être est-ce par pur altruisme ? Ou bien est-ce pour montrer sa bonne foi jusqu’à ce qu’une décision définitive tranche le litige ? Quoi qu’il en soit, Facebook semble avoir toutes ses chances pour remporter la bataille arbitrale puisque (i) le nom de domaine est similaire à un point tel qu’il existe sans aucun doute un risque de confusion, (ii) le propriétaire actuel du nom de domaine litigieux ne semble pas avoir d’intérêt légitime sur ce nom puisqu’il l’utilise simplement pour rediriger les internautes vers Facebook et (iii) la mauvaise foi est en principe aisée à démontrer puisque, à tout le moins, le propriétaire du nom de domaine litigieux avait pertinemment conscience de l’existence de la marque « FACEBOOK ». Bien que les choses s’annoncent plutôt bien pour le leader des réseaux sociaux sur internet, il convient de garder en mémoire que la marque « FACEBOOK » a un côté assez peu distinctif (malgré sa renommée) puisque constituée de deux termes courant de la langue anglaise « FACE » et « BOOK ».

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Affaire « Subway » : aucune condition du paragraphe 4(a) des principes UDRP ne doit être négligée

L’affaire « Subway » concernait un litige arbitrale entre la société Doctor’s Associates, Inc. basée en Floride et titulaire de la marque renommée « Subway » et la société Atomix basée en Arizona qui avait enregistré le nom de domaine "mysubwsayrewards.com" pour rediriger vers un site proposant des chèques cadeaux valides dans les restaurant du demandeur. L’affaire paraissait bouclée d’autant que le défendeur n’avait pas adressé d’argument en réponse à ceux évoqués dans la plainte…
Et pourtant, Doctor’s Associates vient de subir un revers douloureux dans la mesure où le paneliste refusa d’admettre que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque à un point tel qu’il existe un risque de confusion, ce qui est, au demeurant, la première exigence (souvent aisément démontrée) du paragraphe 4(a) des principes UDRP pour prouver le cybersquatting. En premier lieu, le paneliste remarque que bien qu’il ne soit pas tenu de comparer le nom domaine associé à l’extension « .com » à la marque, il est nécessaire de prendre en compte tous les mots se trouvant à la gauche du « . ». En l’espèce il fallait donc bien prendre en considération « my » et « rewards ». De surcroît, le paneliste rappelle de manière rigoureuse que la comparaison entre le nom de domaine litigieux et la marque ne doit pas prendre en considération d’éléments étrangers tels que l’impression commerciale globale ou encore le contenu du site vers lequel le nom de domaine dirige (v. Telstra Corporation Limited v. Mandino Pty Ltd, WIPO Case No. DAU2006-0006 ; Scholastic Inc. v. ScholasticAdvising.com and Ramit Sethi, WIPO Case No. D2001-0946 ; Thomas Cook Holdings Limited v. Sezgin Aydin, WIPO Case No. D2000-0676). Enfin, le titulaire d’une marque ne saurait démontrer automatiquement la similarité d’un nom de domaine litigieux seulement à partir du moment où il détient un droit sur une marque et que cette marque est reproduite dans un nom de domaine (v. Research in Motion Limited v. One Star Global LLC, WIPO Case No. D2009-0227). En d’autres termes, un titulaire de marque n’a pas de droit sur toutes les combinaisons possibles de mots avec sa marque au sein d’un nom de domaine.
Au final, le paneliste conclut (et c’est là que le bas blesse…) que bien que le niveau de preuve quant à l’existence d’une similarité entraînant un risque de confusion soit relativement bas, il n’en demeure pas moins nécessaire de satisfaire cette exigence pour pouvoir démontrer l’existence d’un cybersquatting…

Doctor’s Associates Inc. v. Atomix, Case No. D2010-0060 (WIPO April 6, 2010)

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Affaire « e-cic.fr » : sanction d’un cybersquatter absent

C’est un expert bien connu du public français qui vient de rendre une décision dans cette affaire « e-cic.fr » puisqu’il s’agit du professeur de droit Michel Vivant. Cette espèce opposait la banque française CIC à un particulier résidant en Haute-Marne qui avait enregistré fin 2009 le nom de domaine « e-cic.fr ». Le litige donnait donc lieu à une « décision technique » devant le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'Ompi suivant la Procédure Alternative de Règlement des Litiges (PARL) à laquelle est applicable le Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” entré en vigueur le 22 juillet 2008. A noter que le défendeur se rendit pas devant l’expert et ne présenta donc malheureusement aucun argument en défense. Suivant l’article 20 (c) du Règlement précité, il convenait en l’espèce de vérifier que (i) le requérant justifie de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et (ii) que l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence.

Concernant la première de ces conditions, l’expert conclut naturellement que le CIC justifie de ses droits sur sa dénomination sociale, sur son nom commercial, sur son enseigne, sur sa marque ainsi que sur les noms de domaine constitués par le signe « CIC ».
En réalité, le cœur du raisonnement se situait bien évidemment sur la seconde des conditions à savoir l’atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence. L’expert remarque, en premier, lieu que la seule distinction entre les marques du demandeur et le nom de domaine litigieux réside dans l’ajout de la lettre « e » suivie d’un trait d’union juste avant le terme CIC, ce qui démontre une très grande proximité. Dès lors, l’expert souligne de manière intéressante que « le “e” étant compris, par des usagers de l’Internet, comme renvoyant à des activités en ligne (e-commerce, e-business, e-administration, …), cette adjonction est de nature à faire croire, comme le Requérant le souligne, que serait ainsi offert un service en ligne directement lié au Requérant ». Enfin, il ne suffisait plus qu’à établir une présomption de mauvaise foi du défendeur fondée sur la notoriété du requérant (v. Crédit Industriel et Commercial (CIC) contre Pneuboat Sud, Litige OMPI No. DFR2004-0005) et sur la non-utilisation du nom de domaine (v. Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Fernand Guilon, Litige OMPI No. DFR2009-0002) pour conclure que « l’enregistrement fait par le Requérant “n’est pas dicté par la volonté de se démarquer de la dénomination du Requérant mais au contraire de profiter indûment des avantages liés (…) à enregistrer et dans l’avenir à utiliser un nom de domaine ou plusieurs noms de domaine reproduisant ou imitant une dénomination appartenant à un tiers au surplus largement connue du public » (v. Crédit Industriel et commercial c. Stéphane Reynaud, Litige OMPI No. DFR2009-0021).
En définitive, voilà un litige somme toute assez simple avec une décision, néanmoins, très bien motivée. Au-delà du raisonnement, l’enseignement à en titrer semble être le fait que la jurisprudence PARL doit finalement beaucoup aux actions engagées par le CIC devant l’OMPI ainsi que le démontrent les références citées dans la présente décision !

Crédit Industriel et Commercial SA c/ Francois Kerloch, Litige n° DFR2010-0003

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OMPI : les statistiques de l’année 2009 sont disponibles

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) vient de publier un certain nombre de statistiques pour l’année 2009 relatives notamment aux procédures UDRP. Dans un communiqué en date du 23 mars, l’Organisation indique que 2107 plaintes UDRP ont été déposées en 2009. Ce chiffre correspond, néanmoins, à une baisse de 9,5% par rapport à 2008. Mais l’OMPI indique tout de suite que ces 2700 affaires ont inscrit un record historique en ce qui concerne le nombre de noms de domaine concernés à savoir 4688. En fait, comme le souligne très justement Mark Schweizer de Class46, ce chiffre est d’une certaine manière « artificiellement » gonflé par une seule affaire qui a visé pas moins de 1500 noms de domaine à elle tout de seule (v. Inter-Continental Hotels Corporation, Six Continents Hotels, Inc. v. Daniel Kirchhof, Case No. D2009-1161).

L’OMPI souligne, par ailleurs, que les affaires UDRP ont impliqué des parties de 114 nationalités différentes et ont été jugées par 310 panelistes de 46 pays. A noter également que les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suisse et l’Espagne demeurent les pays les plus représentés en termes de plaintes alors que les cybersquatters seraient plus souvent résidents des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la République Populaire de Chine, du Canada, d’Espagne et de Corée.
Enfin, il convient de noter que 24% des affaires engagée en 2009 ont donné lieu à une transaction avant qu’un panel ne se prononce. Pour les affaires restantes, 87% des décisions UDRP ont ordonné le transfert du ou des noms de domaine au bénéfice du demandeur alors que les 13% restantes constituent des décisions de rejet. De deux choses l’une, ce chiffre particulièrement déséquilibré démontre soit que les demandeurs à une action UDRP réfléchissent à deux fois avant de se lancer dans la bataille soit les panelistes font preuve d’une bienveillance suspecte à l’égard des titulaires de marques….
Quoi qu’il en soit, c’est donc une année en demi-teinte qu’a clôturé l’OMPI qui fut sans aucun doute impactée par la crise économique mondiale. Les sommes habituellement allouées par les titulaires de marques à la protection de leurs signes comprenant les procédures UDRP à l’encontre des cybersquatters ont en effet été, à n’en pas douter, grandement diminuées. L’OMPI peut peut-être, néanmoins, escompter un rebond en 2010 avec les indicateurs d’un retour progressif de la croissance.

Quelques graphiques intéressants:
(plus d'informations ici)


Fig. 1: Nombre d'affaires et de noms de domaine visés par année










Fig. 2: Nature des décisions rendues











Fig. 3: Domaine d'activité des demandeurs

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Cybersquatting : La commune de Tignes a usé sa dernière cartouche devant l’OMPI

Voici un nouvel exemple d’une commune française estimant que tout nom de domaine reproduisant exactement son nom lui revient de plein droit. En l’espèce, la commune de Tignes dans le département de la Savoie, avait engagé une procédure d’arbitrage devant l’OMPI afin de récupérer le nom de domaine « tignes.com » enregistré et exploité par deux particuliers. L’affaire n’était en fait pas nouvelle puisque la commune de Tignes avait déjà engagé des poursuites contre ces mêmes défendeurs devant le TGI de Lyon au début des années 2000 en invoquant une contrefaçon des marques figuratives « TIGNES » par l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Dans une décision du 27 septembre 2001, la juridiction lyonnaise avait considéré que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine « tignes.com » ne contrefaisait pas la marque de la commune demanderesse. Non contente de cette déconvenue judiciaire, la commune de Tignes revient donc à la charge près de 10 plus tard !...

En ce qui concerne la première condition UDRP pour que le cybersquatting soit qualifié, à savoir un nom de domaine identique ou d’une similarité engendrant un risque de confusion, le panel conclut très justement en la satisfaction de cette condition en soulignant que le nom de domaine est d’une similarité telle avec l’élément textuel dominant de la marque (v. Sweeps Vacuum & Repair Center, Inc. v. Nett Corp., WIPO Case No. D2001-0031) qu’il entraîne un risque de confusion.
Concernant la second condition consistant en l’inexistence d’un droit ou d’un intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine, le panel conclut que les défendeurs ont, en l’espèce, établi qu’ils fournissaient par leur site des informations historiques sur la ville de Tignes sans aucune intention de profiter ou d’atteindre la réputation et la renommée des marques de la commune. En outre, le site des défendeurs n’a, en aucune manière, une dimension commerciale comme le démontre le fait qu’aucune publicité n’est à l’heure actuelle associée à ce site.
Enfin, au regard de la dernière condition relative à un usage et un enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine, le panel souligne que la commune de Tignes n’a pas démontré que les défendeurs ont cherché à revendre le nom de domaine à la commune de Tignes afin de tirer profit de cette réservation. Bien au contraire… c’est le demandeur qui a contacté les défendeurs pour chercher à racheter le nom de domaine litigieux.
La commune de Tignes aura donc tout tenté pour récupérer le nom de domaine litigieux, sans succès… A noter que dans cette procédure, les défendeurs invoquaient le « reverse domain name hijacking » à l’encontre de la commune consistant en une procédure abusive de celle-ci contre l’enregistrement et l’usage légitimes d’un nom de domaine. Le panel refusa de suivre les défendeurs sur ce point dans la mesure où le simple fait de perdre une procédure UDRP n’est pas automatiquement constitutif de reverse domain name hijacking (v. Jazeera Space Channel TV Station v. AJ Publishing aka Aljazeera Publishing, WIPO Case No. D2005-0309). Bien que cette affirmation du panel semble toute justifiée, il est possible de se demander pourquoi les défendeurs n’ont pas justement appuyé leur démonstration sur cet acharnement de la commune invoquant tour à tour la contrefaçon de sa marque devant les juridictions françaises et le cybersquatting devant les arbitres de l’OMPI à près de 10 ans d’intervalle, après avoir entre ces deux procédures tenté de racheter le nom de domaine. Si de telles circonstances ne sont pas suffisantes, il paraît bien difficile de cerner les cas où le reverse domain name hijacking pourrait être établi. Décidemment, cette notion est bien insaisissable…

Commune de Tignes v. Laurence et Sandrine Raymond, WIPO Case No. D2010-0076

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Le reverse domain name hijacking ou la comedia dell'arte des noms de domaine

La technique du « reverse domain name hijacking » également connue sous le nom de « reverse cybersquatting » consiste dans l’engagement d’une action judiciaire « bidon » par un titulaire de marque à l’encontre du propriétaire légitime d’un nom de domaine en l’accusant, en toute mauvaise foi, de cybersquatter. Cette technique est explicitement visée par le paragraphe 15(e) des règles UDRP : « Si après avoir considéré la demande, le panel observe que l’action a été engagée en toute mauvaise foi dans l’objectif, par exemple, d’un Reverse Domain Name Hijacking ou a été engagée pour harceler le propriétaire du nom de domaine, le panel devra déclarer dans sa décision que l’action a été engagée en toute mauvaise foi et qu’elle constitue une procédure administrative abusive ». Néanmoins, aucune sanction n’est associée à cette qualification ce qui rend cette technique intéressante aux seuls juristes spécialisées qui peuvent y trouver une certaine satisfaction intellectuelle. Les cas sont, cependant, suffisamment rares pour attirer l’attention. En effet, seulement une dizaine de décisions OMPI statuant en vertu des règles UDRP ont qualifié cette procédure abusive avec parmi les plus significatives, celles rendues dans l’affaire Deutsche Welle v. DiamondWare Limited, Case No. D 2000-1202 (2000), dans l’affaire FCC Fomento de Construcciones y Contratas, SA v. “FCC.COM”, Case No. D2007-0770 (2007) et récemment dans l’affaire Urban Logic, Inc. v. Urban Logic, Peter Holland, Case No. D2009-0862 (2009).
L’affaire « bibibaby.com » qui a donné lieu à une récente décision Lamprecht AG v. Emily Dubberley, Case No. D2009-1777 (2010) s’inscrit dans cet ensemble de décisions rares. En l’espèce, le demandeur était une entreprise suisse spécialisée dans des produits pour bébés, titulaire de la marque BIBI enregistrée en Suisse. Ce demandeur détient un certain nombre de noms de domaine dérivés de cette marque et notamment « bibi-baby.com ». Le défendeur était une entreprise britannique qui avait réservé le nom de domaine « bibibaby.com » en 1992 pour notamment la maintenance d’un site de rencontre pour femmes bisexuelles.
Sur la première condition, le panel conclut à un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque. Concernant la seconde condition, le panel considéra, en revanche, que le défendeur a prouvé un intérêt légitime dans la réservation du nom de domaine. En effet, le défendeur expliqua qu’il avait choisit ce nom de domaine en raison d’un jeu de mots avec la chanson populaire en Angleterre « Bye Bye Baby » et le terme « bisexual ». Peu importait le goût de ce jeu de mot… le panel considéra à juste titre que le défendeur avait un intérêt légitime. Enfin, au surplus, le panel conclut que le demandeur n’a pas prouvé la mauvaise foi du défendeur qui enregistra le nom de domaine en liaison avec son activité et non dans l’objectif de le revendre comme tout bon cybersquatter l’aurait fait.
C’est en fait à la fin de cette analyse que le panel livre son opinion la plus intéressante en déclarant que cette plainte « a été initiée seulement après que le défendeur ait décliné son offre de rachat du nom de domaine litigieux. En outre, le panel n’est pas satisfait du fait que le demandeur était conscient au moment de l’engagement de sa plainte du site internet initial et des activités du défendeur. Dès lors, le panel n’a pas souhaité rendre une décision [en faveur] de ce reverse domain name hijacking ». Il semble que cette constatation d’un reverse domain name hijacking ait compté dans la décision du panel même si il n’est pas possible, en l’état des règles UDRP, de tirer des conséquences de cette qualification. Peut-être serait-il temps de modifier les règles sur ce point notamment eu égard au nombre croissant d ‘affaires dans lesquels les demandeurs engagent des poursuites abusives contre des soi-disant cybersquatters…

La décision Lamprecht AG v. Emily Dubberley, Case No. D2009-1777 (2010)

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