Affaire « Super-Crete » injonction contre le cybersquatter allégué en vertu de l’ACPA

Voici un premier succès de « Super-Krete International, Inc. » qui obtient d’un juge de la cour du District Central de Californie une injonction contre un concurrent qui aurait réalisé des actes de cybersquatting à son encontre (v. Super-Krete Int'l, Inc. v. Sadleir, 2010 U.S. Dist. LEXIS 50090 (C.D. Cal. 2010)). En l’espèce, le demandeur titulaire des marques fédérales « SUPER-CRETE », « SUPER-KRETE » et « SUPER-KRETE PRODUCTS » utilisées pour la vente de ses produits d’entretien et de restauration du béton se plaignait de l’enregistrement par son concurrent direct, « Concrete Solutions, Inc. », du nom de domaine « supercrete.com » pour la redirection vers son site officiel proposant également des produits relatifs à l’entretien du béton. A noter que l’enregistrement du nom de domaine litigieux remontait au 17 mars 1999… Près de 8 ans plus tard, en septembre 2007, le défendeur avait proposé au demandeur de lui revendre ce nom de domaine pour la somme de 15000$. Ce dernier avait refusé d’engager une telle somme et entama une procédure arbitrale devant l’OMPI qui se solda par un échec cuisant, le panel ayant notamment souligné le caractère peu distinctif de « SUPER-CRETE » (v. Super Krete International, Inc. v. Concrete Solutions, Inc., Case No. D2008-1333 (WIPO October 14, 2008)). Dès lors, le demandeur se tourna vers les juridictions judiciaires américaines pour demander en référé une injonction contre l’usage du nom de domaine litigieux sur le fondement de la contrefaçon de marque, de la dilution et du cybersquatting.
Confronté à cette action, la cour californienne rappelle que la délivrance d’une injonction nécessite (i) la preuve d’un succès probable au fond, (ii) que le demandeur soit susceptible de subir un préjudice irréparable en l’absence de l’injonction, (iii) que la mise en balance des intérêts en présence penche en sa faveur et (iv) que l’injonction soit dans l’intérêt du public (v. Winter v. Natural Resources Defense Council, Inc., U.S., 129 S.Ct. 365 (2008), spéc. p. 374). Seule la première condition nous intéressera puisqu’étant directement liée au droit des marques. Cette première condition était en effet analysée au regard des dispositions de l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) relatives à la sanction judiciaire du cybersquatting demandant, en plus de l’existence d’un droit de marque, la preuve d’enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine entraînant un risque de confusion et la démonstration de la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine cherchant à capitaliser sur la marque (v. 15 U.S.C. 1125(d)(1)(A)). La cour californienne remarque, en premier lieu, que « bien que le défendeur s’appuie sur l’argument général consistant à dire que la marque « SUPER-CRETE » est descriptive et non distinctive, l’enregistrement de la marque auprès de l’USPTO est suffisant pour établir la distinctivité et la validité de la marque ». Cette position, balayant au passage une bonne partie de l’analyse tenue par les arbitres de l’OMPI, est particulièrement clémente à l’égard du demandeur puisque l’enregistrement auprès de l’USPTO est généralement considéré comme une présomption simple de validité et non comme une véritable preuve. Ensuite, la cour conclut à l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes puisque « la seule différence entre la marque enregistrée du demandeur « SUPER-CRETE » et le nom de domaine du défendeur « supercrete.com » est le retrait du tirait ». Or, une si faible différence n’est pas suffisante pour écarter le risque de confusion (v. en ce sens, Union Carbide Corp. v. Ever-Ready, Inc., 531 F.2d 366 (7th Cir. 1976), spéc. p. 382; Stix Products, Inc. v. United Merchants & Mfrs., Inc., 295 F.Supp. 479 (S.D.N.Y. 1968), spéc. p. 486). Enfin, concernant l’analyse de la mauvaise foi, le défendeur avait essayé de se prévaloir du « safe harbor » de l’ACPA en invoquant à la fois la décision de l’OMPI et le caractère descriptif de la marque sur lequel le défendeur pouvait s’appuyer pour prouver sa bonne foi. Mais la cour de district refuse d’une part, d’accorder une quelconque portée à la décision arbitrale et, d’autre part, apprécie de manière restrictive l’argument fondé sur le caractère descriptif de la marque (v. également en ce sens, Lahoti v. VeriCheck, Inc., 586 F.3d 1190 (9th Cir. 2009), spéc. p. 1203). En fait, la cour considère que l’usage du nom de domaine pour rediriger sur le site (et non pour décrire ses propres produits) ainsi que la proposition de revente du nom de domaine sont des éléments suffisants pour prouver, au moins partiellement, que le défendeur a agi de mauvaise foi.
En définitive, la cour du District Central de Californie accorde l’injonction après avoir examiné les autres conditions nécessaires (v. supra). Cette décision démontre une fois de plus la faible portée des décisions arbitrales de l’OMPI auprès des juges américains qui prennent généralement beaucoup de liberté vis-à-vis des arguments tirés de ces décisions. Quoi qu’il en soit, cette décision n’est qu’un référé et la décision au fond viendra ou non confirmer cette tendance.

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Alabama, sheriff et cybersquatting

Tout le monde sait que le cybersquatting touche tous les secteurs d’activités et même parfois les entités publiques… Toutefois, il paraissait difficile de concevoir qu’un candidat pour le poste de sheriff soit un jour victime d’un cybersquatting orchestré par un concurrent ! Ed Teal, candidat républicain pour le poste de sheriff dans un comté de l’Alabama, vient de déposer une plainte contre un employé du bureau du sheriff actuel devant la cour du District Nord de l’Alabama. La plainte accuserait un employé de ce dernier d’avoir enregistré 19 noms de domaine tels que « voteedteal.com » ou encore « tealforsheriff.com » afin d’empêcher le candidat des les utiliser pour sa campagne… Interrogé sur la question Ed Teal aurait déclaré : « La plainte parle d’elle-même ; […] en tant qu’agent de l’exécutif pour le compté, le bureau du sheriff est censé appliquer la loi. Si le sheriff ne peut pas contrôler ses propres employés, comment peut-on lui faire confiance pour s’occuper des réels problèmes auxquels il doit faire face […] ? ». Il est vrai qu’une telle accusation serait vraiment un comble si les faits s’avéraient démontrés. En réponse, Scott Walls, actuellement sheriff en fonction, aurait déclare: « Bien que cette plainte de Mr Teal ait rien à voir avec le bureau du sheriff ou moi personnellement, il tente de lié ce problème à la campagne. De la même manière que j’ai refusé d’être impliqué dans les manœuvres de Mr Teal lors de la précédente élection, je continuerai d’ignorer ce type de tactique. Je maintiens mon engagement pour l’intégrité, l’honnêteté et le professionnalisme dans l’application de la loi […]. Je ne cautionne pas le comportement que Mr Teal allègue et je respecte son droit à voir sa plainte jugée devant une juridiction civile ». Dans sa plainte, Teal déplore que son préjudice ne pourra être entièrement compensé par des dommages et intérêts dans la mesure où il s’avère particulièrement difficile d’évaluer le préjudice porté à sa réputation et à son image de marque qu’il ne peut actuellement adéquatement défendre via une campagne sur le net. Quoi qu’il en soit, Teal exige le transfert de tous les noms de domaine enregistrés, le remboursement de ses frais d’avocats et également des dommages et intérêts punitifs. Welcome to the Wild Wild West…

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Liens commerciaux : un jury texan conclut à l’absence de contrefaçon

Le jury réuni par la cour d’appel du 5th Circuit vient de rendre son verdict dans une affaire « College Network, Inc. v. Moore Eductional Publishers, Inc. » consistant en substance à reconnaître l’existence d’un droit de marque dont est titulaire le demandeur mais à nier l’existence d’une contrefaçon de sa marque par la réservation de celle-ci à titre de mot-clé par le défendeur : « les éléments de preuve n’imposent pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion au regard du droit en vigueur dans le Cinquième circuit ». Cette conclusion est intéressante car la décision de la cour de district (1er degré) était arrivée à la même conclusion, c’est-à-dire l’absence de contrefaçon de marque, mais non pas en raison de l’absence de risque de confusion (likelihood of confusion) mais de l’absence d’usage à titre de marque (use in commerce) (v. College Network, Inc. v. Moore Educational Publishers, Inc., Case 1:07-cv-00615-LY (W.D. Tex. 2009)). Dans son opinion finale, le juge de la cour d’appel prend donc bien soin de dire qu’il n’a pas été nécessaire de statuer sur l’usage à titre de marque puisque cet usage n’entraînait pas un quelconque risque de confusion (solution parfaitement logique mais assez peu orthodoxe au regard de l’ordre traditionnellement respecté des différents conditions de la contrefaçon de marque).
Concernant plus spécifiquement le risque de confusion, le test actuellement en vigueur dans le Cinquième circuit est en premier lieu rappelé : (1) le type de marque, (2) la similarité de l’usage et de la marque, (3) la similarité des produits (proche du principe de spécialité), (4) le public visé et le circuit de distribution, (5) l’image publicitaire, (6) l’intention du défendeur, (7) la confusion effective et (8) le degré d’attention du consommateur moyen (v. Xtreme Lashes, LLC v. Xtended Beauty, Inc., 576 F.3d 221 (5th Cir. 2009), p. 227). Suite à ce rappel, la décision ajoute (et c’est le point le plus important) que « le risque de confusion nécessite une « probabilité de confusion » et non une simple possibilité » (insistant ainsi sur la 7e condition du test). Dans une note de bas de page, la cour indique que le jury a été mis en présence de preuves suffisantes pour conclure à l’absence de risque de confusion. Ainsi, les défendeurs auraient permis aux membres du jury de se rendre compte de l’intégralité du procédé des liens commerciaux et de comparer les sites web du demandeur et des défendeurs. De plus, les experts embauchés par le demandeur n’auraient pas été en mesure de conclure à une confusion effective (actual confusion). En cela, il semble que la « probabilité de confusion » dont parle la cour et qui permet de démontrer le risque de confusion s’apparente à la preuve d’une « confusion effective » des consommateurs et non à une simple possibilité.
En définitive, ce jugement doit être pris pour ce qu’il est c’est-à-dire le verdict d’un jury non pas sur la condition technique de l’usage à titre de marque (qui peut être généralisé à la plupart des espèces) mais sur la condition bien subjective et spécifique dans chaque espèce du risque de confusion. Dès lors, cette décision est en fait bien moins exploitable que la décision du premier degré qui statuait sur l’usage à titre de marque… Seul chose intéressante à retenir, la cour d’appel du Cinquième circuit exige un haut degré de preuve s’agissant du risque de confusion en matière de contrefaçon de marque.

College Network, Inc. v. Moore Educational Publishers, Inc., 2010 WL 1923763 (5th Cir. May 12, 2010)

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Intel n’abandonne jamais un litige fondé sur la contrefaçon de sa marque

Beaucoup avaient cru qu’Intel avait abandonné définitivement toute poursuite à l’encontre de l’éditeur d’une newsletter relative à l’actualité du Mexique qui utilisait le nom de domaine « latinintel.com ». La reproduction de la marque au sein du nom de domaine n’avait, en effet, absolument pas pour visée de faire référence à l’entreprise informatique mais constituait l’abréviation, somme toute assez courante, du mot « intelligence ». Quoi qu’il en soit, Intel avait abandonné sa plainte initiale, il y a un mois, ce qui pouvait faire croire à une prise de conscience tardive du géant de l’informatique du faible pouvoir de nuisance de cet internaute. Eh bien pas du tout… Cet abandon revenait en fait à reculer pour mieux sauter.
Intel vient de déposer une nouvelle plainte devant la cour du District Nord de Californie qui est, semble-t-il, beaucoup mieux argumentée que la première du moins quantitativement… Intel invoque pas moins de huit fondements à sa plainte parmi lesquels la contrefaçon de marque, la dilution, la concurrence déloyale ainsi que le cybersquatting. Si la contrefaçon de marque stricto sensu semble difficilement démontrable notamment en raison d’un risque de confusion (likelihood of confusion) bien difficile à prouver, la dilution est sans aucun doute le fondement le plus viable. La société informatique a en effet produit une étude qui démontrerait qu’aujourd’hui 86% du public visé penserait à cette société même lorsque le mot « intel » est associé avec n’importe quel autre mot, définition ou marque. Dès lors, l’association par le défendeur du mot « intel » avec le mot « latin » a pour conséquence de nuire à cette distinctivité et notoriété que la société informatique a produite au sein de son public. En réalité, il semble que la société informatique veuille à tout prix éviter que l’abréviation « intel » pour désigner le mot « intelligence » ne devienne trop courante.
Enfin, concernant les allégations de cybersquatting, la plainte semble vraiment très laconiquement motivée puisqu’Intel ne se contente que d’affirmer que « Le défendeur a enregistré et utilisé les […] noms de domaine [litigieux] avec l’intention frauduleuse de tirer profit de la marque INTEL. Une telle intention peut être démontrée notamment en raison du fait que le site du défendeur a affiché des usages non autorisés des marques et produits de Intel, dans un effort de capitalisation sur […] la confusion des consommateurs que cet usage entraîne ». Cette argumentation ne semble pas vraiment tenir la route. Toutefois, les tribunaux américains apprécient bien souvent la mauvaise foi du défendeur en matière de cybersquatting de manière très mécanique, ce qui laisse des chances à la société informatique de remporter ce litige également sur le terrain de l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA).
En définitive, Intel est bien décidée à ne pas laisser quiconque nuire à la distinctivité de sa marque (initialement peu distinctive) acquise au prix d’un effort marketing très onéreux.

Intel Corp. v. Americas News Intel Publishing, Case No. CV 09-05085 CRB (N.D. Cal, May 3rd, 2010)

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