Liens commerciaux : un jury texan conclut à l’absence de contrefaçon

Le jury réuni par la cour d’appel du 5th Circuit vient de rendre son verdict dans une affaire « College Network, Inc. v. Moore Eductional Publishers, Inc. » consistant en substance à reconnaître l’existence d’un droit de marque dont est titulaire le demandeur mais à nier l’existence d’une contrefaçon de sa marque par la réservation de celle-ci à titre de mot-clé par le défendeur : « les éléments de preuve n’imposent pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion au regard du droit en vigueur dans le Cinquième circuit ». Cette conclusion est intéressante car la décision de la cour de district (1er degré) était arrivée à la même conclusion, c’est-à-dire l’absence de contrefaçon de marque, mais non pas en raison de l’absence de risque de confusion (likelihood of confusion) mais de l’absence d’usage à titre de marque (use in commerce) (v. College Network, Inc. v. Moore Educational Publishers, Inc., Case 1:07-cv-00615-LY (W.D. Tex. 2009)). Dans son opinion finale, le juge de la cour d’appel prend donc bien soin de dire qu’il n’a pas été nécessaire de statuer sur l’usage à titre de marque puisque cet usage n’entraînait pas un quelconque risque de confusion (solution parfaitement logique mais assez peu orthodoxe au regard de l’ordre traditionnellement respecté des différents conditions de la contrefaçon de marque).
Concernant plus spécifiquement le risque de confusion, le test actuellement en vigueur dans le Cinquième circuit est en premier lieu rappelé : (1) le type de marque, (2) la similarité de l’usage et de la marque, (3) la similarité des produits (proche du principe de spécialité), (4) le public visé et le circuit de distribution, (5) l’image publicitaire, (6) l’intention du défendeur, (7) la confusion effective et (8) le degré d’attention du consommateur moyen (v. Xtreme Lashes, LLC v. Xtended Beauty, Inc., 576 F.3d 221 (5th Cir. 2009), p. 227). Suite à ce rappel, la décision ajoute (et c’est le point le plus important) que « le risque de confusion nécessite une « probabilité de confusion » et non une simple possibilité » (insistant ainsi sur la 7e condition du test). Dans une note de bas de page, la cour indique que le jury a été mis en présence de preuves suffisantes pour conclure à l’absence de risque de confusion. Ainsi, les défendeurs auraient permis aux membres du jury de se rendre compte de l’intégralité du procédé des liens commerciaux et de comparer les sites web du demandeur et des défendeurs. De plus, les experts embauchés par le demandeur n’auraient pas été en mesure de conclure à une confusion effective (actual confusion). En cela, il semble que la « probabilité de confusion » dont parle la cour et qui permet de démontrer le risque de confusion s’apparente à la preuve d’une « confusion effective » des consommateurs et non à une simple possibilité.
En définitive, ce jugement doit être pris pour ce qu’il est c’est-à-dire le verdict d’un jury non pas sur la condition technique de l’usage à titre de marque (qui peut être généralisé à la plupart des espèces) mais sur la condition bien subjective et spécifique dans chaque espèce du risque de confusion. Dès lors, cette décision est en fait bien moins exploitable que la décision du premier degré qui statuait sur l’usage à titre de marque… Seul chose intéressante à retenir, la cour d’appel du Cinquième circuit exige un haut degré de preuve s’agissant du risque de confusion en matière de contrefaçon de marque.

College Network, Inc. v. Moore Educational Publishers, Inc., 2010 WL 1923763 (5th Cir. May 12, 2010)

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Intel n’abandonne jamais un litige fondé sur la contrefaçon de sa marque

Beaucoup avaient cru qu’Intel avait abandonné définitivement toute poursuite à l’encontre de l’éditeur d’une newsletter relative à l’actualité du Mexique qui utilisait le nom de domaine « latinintel.com ». La reproduction de la marque au sein du nom de domaine n’avait, en effet, absolument pas pour visée de faire référence à l’entreprise informatique mais constituait l’abréviation, somme toute assez courante, du mot « intelligence ». Quoi qu’il en soit, Intel avait abandonné sa plainte initiale, il y a un mois, ce qui pouvait faire croire à une prise de conscience tardive du géant de l’informatique du faible pouvoir de nuisance de cet internaute. Eh bien pas du tout… Cet abandon revenait en fait à reculer pour mieux sauter.
Intel vient de déposer une nouvelle plainte devant la cour du District Nord de Californie qui est, semble-t-il, beaucoup mieux argumentée que la première du moins quantitativement… Intel invoque pas moins de huit fondements à sa plainte parmi lesquels la contrefaçon de marque, la dilution, la concurrence déloyale ainsi que le cybersquatting. Si la contrefaçon de marque stricto sensu semble difficilement démontrable notamment en raison d’un risque de confusion (likelihood of confusion) bien difficile à prouver, la dilution est sans aucun doute le fondement le plus viable. La société informatique a en effet produit une étude qui démontrerait qu’aujourd’hui 86% du public visé penserait à cette société même lorsque le mot « intel » est associé avec n’importe quel autre mot, définition ou marque. Dès lors, l’association par le défendeur du mot « intel » avec le mot « latin » a pour conséquence de nuire à cette distinctivité et notoriété que la société informatique a produite au sein de son public. En réalité, il semble que la société informatique veuille à tout prix éviter que l’abréviation « intel » pour désigner le mot « intelligence » ne devienne trop courante.
Enfin, concernant les allégations de cybersquatting, la plainte semble vraiment très laconiquement motivée puisqu’Intel ne se contente que d’affirmer que « Le défendeur a enregistré et utilisé les […] noms de domaine [litigieux] avec l’intention frauduleuse de tirer profit de la marque INTEL. Une telle intention peut être démontrée notamment en raison du fait que le site du défendeur a affiché des usages non autorisés des marques et produits de Intel, dans un effort de capitalisation sur […] la confusion des consommateurs que cet usage entraîne ». Cette argumentation ne semble pas vraiment tenir la route. Toutefois, les tribunaux américains apprécient bien souvent la mauvaise foi du défendeur en matière de cybersquatting de manière très mécanique, ce qui laisse des chances à la société informatique de remporter ce litige également sur le terrain de l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA).
En définitive, Intel est bien décidée à ne pas laisser quiconque nuire à la distinctivité de sa marque (initialement peu distinctive) acquise au prix d’un effort marketing très onéreux.

Intel Corp. v. Americas News Intel Publishing, Case No. CV 09-05085 CRB (N.D. Cal, May 3rd, 2010)

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Facebook veut « facebook.me »

L’entreprise leader en matière de réseaux sociaux sur internet vient de déposer une plainte devant les instances arbitrales de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour récupérer le nom de domaine « facebook.me » enregistré par un individu résidant aux Emirats Arabes Unis. L’extension « .me » correspond en fait au ccTLD assigné au Monténégro depuis le 11 septembre 2007. Mais au-delà de son indication en termes de provenance le « .me » (ou « .moi » s’il est traduit littéralement de l’anglais au français) suscite l’intérêt des internautes et des webmasters dans la mesure où il donne une touche personnelle au nom de domaine. Un certain nombre de registrars ventent ainsi cette extension en soulignant l’intérêt particulier de celle-ci pour la redirection vers des pages personnelles ou bien des blogs.
Il est donc parfaitement logique que Facebook soit intéressé par le nom de domaine « facebook.me », le site de réseaux sociaux étant constitué essentiellement de pages personnelles égocentrées visant à donner le maximum de détails sur soi-même à sa communauté. L’originalité de cette affaire réside également dans le fait que le propriétaire actuel de « facebook.me » a décidé de rediriger les internautes saisissant ce nom de domaine vers le site officiel de Facebook… Difficile de comprendre les motivations de ce résident des Emirats Arabes Unis ! Peut-être est-ce par pur altruisme ? Ou bien est-ce pour montrer sa bonne foi jusqu’à ce qu’une décision définitive tranche le litige ? Quoi qu’il en soit, Facebook semble avoir toutes ses chances pour remporter la bataille arbitrale puisque (i) le nom de domaine est similaire à un point tel qu’il existe sans aucun doute un risque de confusion, (ii) le propriétaire actuel du nom de domaine litigieux ne semble pas avoir d’intérêt légitime sur ce nom puisqu’il l’utilise simplement pour rediriger les internautes vers Facebook et (iii) la mauvaise foi est en principe aisée à démontrer puisque, à tout le moins, le propriétaire du nom de domaine litigieux avait pertinemment conscience de l’existence de la marque « FACEBOOK ». Bien que les choses s’annoncent plutôt bien pour le leader des réseaux sociaux sur internet, il convient de garder en mémoire que la marque « FACEBOOK » a un côté assez peu distinctif (malgré sa renommée) puisque constituée de deux termes courant de la langue anglaise « FACE » et « BOOK ».

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Affaire « Volvo » : une défaite UDRP peut être compensée par un succès judiciaire

Perdre une procédure UDRP équivaut à perdre une bataille. Remporter sur le plan judiciaire, c’est remporter la guerre. C’est la leçon qu’il faut retenir de l’affaire « Volvo » qui a donné lieu, le mois dernier, à un arrêt de la cour du District Est de Virginie (v. Volvo Trademark Holding AB v. Volvospares.com, 2010 U.S. Dist. LEXIS 40664 (E.D. Va. Apr. 1, 2010)). En l’espèce, Volvo reprochait à un individu dénommé Ken White d’avoir enregistré en 1997 le nom de domaine « volvospares.com » pour la vente de pièces détachées neuves et d’occasion de véhicules Volvo en parfaite (et d’ailleurs loyale) concurrence avec le constructeur automobile. Dès les premières mises en demeure de Volvo, Ken White avait posté une « mise en garde » sur son site internet avertissant que : « Volvospares.com n’est pas associé au groupe Volvo et ne revendique ni ne sous-entend être associé avec tout entreprise officielle affiliée avec cette société ». Jugeant cette mise en garde insuffisante, le constructeur automobile avait engagé une procédure UDRP à l’encontre de Ken White. Toutefois, Warwick A. Rothnie, panéliste auprès de l’OMPI, avait estimé que le revendeur avait un droit et un intérêt légitime quant au nom de domaine litigieux dans la mesure où « le site internet [associé au nom de domaine] ne suggère pas, par son apparence, une quelconque autorisation de la part du demandeur ou du groupe Volvo [et dès lors] […], il est très peu susceptible que [les consommateurs] soient trompés par ce site même en l’absence de la mise en garde » (v. Volvo Trademark Holding AB v. Volvospares, Keith White, Case No. D2008-1860 (WIPO Feb. 10, 2009)).
Toutefois, le constructeur automobile ne resta pas à cette déconvenue arbitrale et saisit la juridiction américaine compétente sur le fondement du cybersquatting, de la contrefaçon de marque et de l’atteinte à la marque renommée. Cette action étant intentée en vertu de l’Anti-cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) il était nécessaire pour Volvo de démontrer que (i) Ken White avait agi en toute mauvaise foi et que (2) le nom de domaine était similaire à tel point qu’il existe un risque de confusion ou de dilution. Concernant la première condition, la cour du District Est de Virginie centra son analyse sur les différents facteurs énoncés par la loi américaine (v. 15 U.S.C. §.1125(d)(1)(B)) et notamment l’intention de détourner la clientèle du titulaire de marque ainsi que la reproduction d’une marque jouissant d’une grande renommée ou étant particulièrement distinctive. A la lumière de ces quelques éclairages législatifs, la cour conclut que « White a agit de mauvaise foi avec l’intention de profiter de l’usage de la marque VOLVO dans le nom de domaine « volvospares.com ». White avait l’intention de détourner les ventes revenant à des distributeurs autorisés, [de plus] la marque VOLVO a été enregistrée bien avant que White commence à utiliser « volvospares.com » et White aurait du savoir qu’il contrefaisait [la marque] au regard de la distinctivité [importante] de la marque VOLVO ». Concernant la seconde condition consistant en une comparaison de la marque et du nom de domaine litigieux, la cour considère que le terme « Volvo » étant la partie principale du nom de domaine « volvospares.com », le nom de domaine est alors similaire à la marque VOLVO à un point tel qu’il existe un risque de confusion (v. Lone Star Steakhouse & Saloon, Inc. v. Alpha of Virginia, Inc., 43 F.3d 922 (4th Cir. 1995), p. 936). De surcroît, la cour souligne que la « mise en garde » de Ken White n’est pas suffisante en elle-même à dissiper toute confusion (v. Green Prods. Co. v. Independence Corn By-Prods. Co., 992 F. Supp. 1070 (N.D. Iowa 1997), p. 1078). Enfin, la cour considère que la décision UDRP rendue précédemment dans cette même affaire – et invoquée par le défendeur – n’est pas pertinente dans la mesure où une décision UDRP n’a pas pour effet de priver le titulaire d’une marque d’un recours en justice (v. Eurotech, Inc. v. Cosmos European Travels Aktiengesellschaft, 213 F. Supp. 2d 612 (E.D. Va. 2002), p. 618, n.10). Suite à cette analyse, la cour conclut donc logiquement au transfert de la propriété du nom de domaine au constructeur automobile.
En définitive, cette décision démontre une fois de plus que les standards appliqués par l’OMPI dans le cadre de la procédure UDRP sont bien différents de ceux suivis par les juridictions américaines. C’est notamment le cas de la mauvaise foi ainsi que du risque de confusion qui sont appréciés de manière beaucoup plus mécanique par les juges américains que par les arbitres. Il serait peut-être temps de suggérer un effort d’harmonisation entre les exigences de la procédure UDRP et le droit interne des pays occidentaux en matière de cybersquatting. En tout cas, il n’est pas interdit de l’imaginer…

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