Affaire « Rosetta Stone » : quelques éléments sur la défense de Google

L’affaire Rosetta Stone consiste en cette plainte déposée par l’entreprise de logiciel d’apprentissage linguistique devant la cour du District Est de l’Etat de Virginie en juillet dernier à l’encontre du moteur de recherche sur le fondement de la contrefaçon de marque. En fait, ce contentieux est un de plus dans la liste des affaires adwords Outre-Atlantique dans la mesure où Rosetta Stone reproche à Google d’avoir permis à des annonceurs de réserver des mots-clés reproduisant ses marques pour déclencher des liens commerciaux dirigeants vers des sites proposant des contrefaçons ou tout simplement des produits concurrents.

Vendredi dernier, les deux parties viennent de déposer une requête pour que le jugement soit rendu en référé. La première audience aura lieu le 23 avril prochain. Néanmoins, la défense qu’adopteront les avocats de Google semble déjà assez claire. Certains d’entre eux auraient en effet déclaré au Washington Post que le moteur de recherche ne doit pas être tenu pour responsable du contenu des annonces rédigées par ses clients. Difficile de comprendre la cohérence de cet argument dans la mesure où la plainte se fonde, semble-t-il, également sur la réservation des mots-clés et le déclenchement des annonces et pas seulement sur la reproduction des marques dans le texte de celles-ci. La défense de Google aura également pour but de démontrer que le moteur de recherche a promptement réagi aux revendications de Rosetta Stone et qu’en tout état de cause l’entreprise de logiciels linguistiques ne prouve pas de risque de confusion ou likelihood of confusion (condition toujours nécessaire pour prouver la contrefaçon de marque aux Etats-Unis). Rien de bien original donc dans cette nième affaire… si ce n’est que l’on pourra peut-être jauger l’impact de la récente décision (et du raisonnement) de la Cour de justice européenne sur les juridictions américaines en dépit du fait que la contrefaçon de marque européenne et la notion américaine de trademark infringement soit bien éloignées.

Plainte dans l'affaire Rosetta Stone LTD v. Google, Inc. (July 10, 2009)

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Arrêt Adwords: Le podcast spécial est disponible!

Voici le podcast organisé hier par "pmdm.fr" et "webmarklaw.com" avec pour intervenants Frédéric Glaize, Cédric Manara, Gilles Ringeisen et moi-même. N'hésitez pas à publier vos commentaires et à nous faire part de vos observations sur l'arrêt rendus hier par la CJUE dans les affaires Google.

CJUE: premier arrêt "Adwords" & marques
24 mars 2010
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Enfin la décision de la CJCE dans les affaires Adwords!

La CJCE a enfin rendu son verdict dans les affaires "Adwords". De manière très schématique, la contrefaçon à l'encontre de Google est exclue notamment en raison de l'absence d'un usage de la marque alors qu'elle laisse plus de libertés aux juridictions nationales pour déterminer si le moteur de recherche peut bénéficier du régime de responsabilité allégé des intermédiaires techniques organisé par la directive n°2000/31/CE sur le Commerce électronique. Concernant les annonceurs, la Cour de justice indique qu'il y a bien usage dans la vie des affaires pour des produits ou services identiques et laisse les juridictions nationales apprécier, au cas par cas, si il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine, tout en sachant qu'elle semble fortement pencher vers la qualification d'une telle atteinte. Dès lors, il y a de forts risques pour que les juridictions nationales considèrent que cette dernière condition de la contrefaçon est bien remplie et que dès lors, les annonceurs contrefont les marques. Mais je n'en dis pas plus et vous laisse découvrir l'arrêt avant de vous proposer en collaboration avec Frédéric Glaize, Cédric Manara et Gilles Ringeisen le podcast spécial dédié à cette décision.

CJCE, 33 mars 2010, Google c/ Louis Vuitton Malletier, Viaticum et Luteciel, CNRRH, Aff. C-236/08, C-237/08 et C-238/08

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Affaire « Stratton Faxon » : Le nouvel échec d’un contentieux Adwords aux Etats-Unis

L’affaire « Stratton Faxon » remonte au mois de mai 2009, lorsque le cabinet d’avocats du même nom engagea des poursuites judiciaires à l’encontre de la société Google devant une cour étatique du Connecticut (et non fédérale, ce qui rend cette affaire beaucoup plus difficile à appréhender dans la mesure où le Lanham Act n’est, en principe, pas applicable). Un autre élément qui fit de cette affaire un cas relativement original est que le demandeur n’invoqua pas dans sa plainte la contrefaçon de marque mais seulement la concurrence déloyale ou plus précisément pour « Tortious interference with business relations » et « Unjust enrichment ».
Il y a environ 10 jours, la Superior Court de New Haven a donné une suite favorable à la demande de fin de non-recevoir (motion to dismiss the case) dont avait fait part le moteur de recherche californien. Il semblerait que Stratton Faxon ait payé le prix de son originalité dans la mesure où le juge étatique a considéré que la plainte aurait du être portée devant une juridiction fédérale. Difficile pour un demandeur se trouvant être un cabinet d’avocats de se méprendre sur la juridiction à saisir et les fondements à invoquer…
Des informations contradictoires circulent sur les intentions du demandeur qui, théoriquement, peut toujours intenter une action pour contrefaçon de marque devant une cour fédérale. Eric Goldman, de l’Université de Santa Clara, semble avoir eu des contacts avec des représentants de Stratton qui lui auraient confié, il y a quelques semaines, leur intention de considérer cette autre solution alors que Wendy Davis, de MediaPost, affirme, aujourd’hui, le contraire.
Quoi qu’il en soit, voici une nouvelle victoire des représentants de Google qui semblent définitivement chanceux en ce début d’année 2010 avec la fin prématurée de plusieurs contentieux Adwords. La loi des séries va-t-elle se vérifier mardi prochain lorsque la CJCE sera amenée à rendre sa décision très attendue des les affaires Adwords ?

Stratton Faxon v. Google, Inc., (New Haven Superior Ct. complaint filed May 27, 2009)

Stratton Faxon v. Google, Inc., NNH-CV-09-5031219S (Conn. Superior Ct. dismissed March 8, 2010)

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En attendant l’arrêt Adwords III : Les décisions rendues dans l’affaire CNRRH, Pierre Alexis T… c/ Google

En partenariat avec le site "pmdm.fr", voici un petit rappel des différentes décisions françaises rendues dans l'affaire "CNRRH, Pierre Alexis T... c/ Google" en attendant que la CJCE se prononce le 23 mars prochain.

• Les faits

Les faits de l’espèce étaient somme toute assez classiques. La société CNRRH exerçant une activité d’agence matrimoniale titulaire d’une licence sur la marque « Eurochallenges » concédée par Pierre Alexis T… et exploitant un site internet accessible au nom de domaine « eurochallenges.com » avait constaté qu’en saisissant sa marque dans le moteur de recherche Google, apparaissaient des liens commerciaux dirigeant les internautes vers les sites de sociétés concurrentes. Après avoir vainement adressé une mise en demeure au moteur de recherche, la société CNRRH engagea en juin 2004 une action en contrefaçon de marque à l’encontre de Google et des deux annonceurs utilisant sa marque à titre de mots-clés ainsi qu’en concurrence déloyale à l’encontre des deux annonceurs.

• La décision de première instance : TGI Nanterre, 2e ch., 14 décembre 2004, CNRRH, Pierre Alexis T. c/ Google France et autres; Legalis.net, 2005-3, p. 78, Légipresse 2005, III, p. 150, note J.-F. Gaultier et M. Jourdain; Propr. industr., n°4, avril 2004, comm. 26, P. Tréfigny

Sur la contrefaçon de Google
Le tribunal souligne, en premier lieu, que la reproduction de la marque de la société demanderesse afin de la suggérer à titre de mots-clés à des annonceurs est un usage à titre de marque du signe en cause et, qui plus est, dans une spécialité identique ou similaire au regard de l’activité des annonceurs intéressés par ce mot-clé. En outre, Google ne saurait, en second lieu, tirer profit de l’argument de l’invisibilité de ces mots-clés à l’égard de l’internaute dans la mesure où la page de résultat affiche à côté du site du titulaire des liens commerciaux et que la requête reste affichée dans le champ de saisie.
Concernant la question de l’imputabilité des faits de contrefaçon au moteur de recherche, le tribunal remarque que Google a une part active dans le processus de choix du mot-clé par son outil de suggestion, que « l’automatisation du système est un choix économique de Google et ne peut servir de justification à une absence totale de contrôle conduisant à un acte de contrefaçon » et que, en tout état de cause, Google a un intérêt certain dans cette contrefaçon étant indirectement rémunéré en fonction du choix des mots-clés sélectionnés par ses clients. Le tribunal rejette l’argument d’irresponsabilité fondée sur la qualification d’hébergeur au sens de l’article 6 al. 2 LCEN, les juges considérant que Google agit en tant que régie publicitaire lorsqu’il s’agit de son programme Adwords. Enfin, le tribunal ne tient pas compte de la procédure de désactivation des liens commerciaux sur réclamation des titulaires de marques car cette procédure ne vise que des cas précis de contestation et n’empêche pas d’autres clients de réaliser la même contrefaçon de marque. Le tribunal conclut donc à l’existence d’une contrefaçon.

Sur la contrefaçon des annonceurs
Le tribunal rejette l’argument fondé sur une spécialité différente ainsi que sur la bonne foi dans la mesure où à l’inverse de Google qui peut légitimement ignorer l’activité de la société demanderesse, ses concurrents ne peuvent se retrancher derrière une ignorance peu crédible. Enfin, bien que Google ait proposé la marque de la demanderesse à titre de mot-clé, il appartenait aux annonceurs de ne pas le choisir. La contrefaçon est donc également établie à l’encontre des annonceurs.

Sur la concurrence déloyale des annonceurs
Le tribunal considère également que les annonceurs ont commis des actes de concurrence déloyale car « la finalité [des liens commerciaux] était […] bien de détourner à leur profit la clientèle [de la société demanderesse] en incitant l’utilisateur à visiter leur propre site ».

• La décision d’appel : CA Versailles, 12e ch., sect. 2, 23 mars 2006, Google France c/ CNRRH, Pierre Alexis T., Bruno R., Sté Tiger, disponible sur "juriscom.net", RLDI 2006/16, n°470, L. Costes

Sur l’élément matériel de la contrefaçon
La cour d’appel considère que l’utilisation de la marque « eurochallenges » à titre de mot-clé est un usage contrefaisant dès lors qu’« elle conduit nécessairement à promouvoir des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Ce faisant, la cour rejette à l’instar des juges du premier degré, l’argument de la non visibilité de cet usage du mot-clé dès lors que la saisie reste affichée sur la page des résultats de recherche. Toutefois, à l’inverse des juges du TGI, la cour d’appel considère que la reproduction n’est pas à l’identique (la marque étant semi-figurative et non purement verbale) ce qui impliquait de démontrer un risque de confusion, en l’espèce, clairement établi selon les juges d’appel dans la mesure où le placement des liens commerciaux n’est pas de nature à éviter tout risque de confusion pour un utilisateur moyennement attentif du moteur de recherche.

Sur la contrefaçon par Google
Dans son analyse de l’imputabilité de la contrefaçon à Google, la cour d’appel rappelle tout d’abord que le moteur agit en tant que « prestataire de référencement publicitaire » et non en tant que simple intermédiaire technique. En outre, Google a suggéré le mot-clé litigieux de manière certes statistique mais ne préjudiciant en rien son devoir d’interdire l’utilisation de mots-clés manifestement illicite consistant en la mise en œuvre de moyens lui permettant que les mots-clés réservés ne constituent pas une contrefaçon de marques françaises en vigueur.
Concernant plus précisément la qualification de contrefaçon, la cour relève que l’usage de Google est de nature commerciale et qu’il est réalisé pour la désignation de services identiques ou similaires, à savoir ceux des annonceurs. La cour ajoute enfin qu’il n’est pas nécessaire que Google soit le bénéficiaire direct de cette contrefaçon tant que celle-ci réside dans son fait personnel. La cour conclut donc à la responsabilité du moteur pour contrefaçon de marque.

Sur la contrefaçon des annonceurs
A l’instar des juges de première instance, la cour d’appel remarque que les annonceurs ont fait le choix de cette marque comme mot-clé pour faire s’afficher leur annonce et que cet usage est de nature à induire en erreur l’internaute d’attention moyenne susceptible de se méprendre sur la nature des « liens commerciaux » entre le site de l’annonceur et celui du titulaire de la marque. Enfin, la cour rejette également l’argument de la bonne foi, inopérante en matière de contrefaçon, et au surplus, peu crédible en l’espèce. Dès lors, la cour conclut à la responsabilité des annonceurs pour contrefaçon de marque.

Sur la concurrence déloyale des annonceurs
La cour confirme également la responsabilité des annonceurs pour concurrence déloyale fondée sur les faits distincts d’usurpation du nom commercial « eurochallenges » et du nom de domaine amenant un détournement de la clientèle du demandeur.

• Les questions préjudicielles : Cass. com., 20 mai 2008, Sté Google France c/ CNRHH, n°06-15,136, FS-P+B, RLDI 2008/39, n°1292, obs. L. Costes; Contrats, conc., consom., n°7, juillet 2008, comm. 187, M. Malaurie-Vignal; RLDI 40/2008, n°1318, p. 6, E. Tardieu-Guigues ; Legiprésse n°263, juillet-août 2009, p. 87, note B. Pautrot.


Saisie d’un recours, la Cour de cassation adressa à la CJCE les questions suivantes relatives à la protection des marques :

« 1°) La réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur internet, d’un mot-clef déclenchant en cas de requête utilisant ce mot, l’affichage d’un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d’offrir à la vente des produits ou services, d’un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l’article 5 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ? »

« 2°) L’article 5, paragraphe 1, sous a et b de la première Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié, à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l’enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ? »

Il convient de noter que la première question relative à la responsabilité des annonceurs a seulement été posée dans cette affaire.

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En attendant l’arrêt Adwords II : Les décisions rendues dans l’affaire "Louis Vuitton Malletier c/ Google"

En partenariat avec le site "pmdm.fr", voici un petit rappel des différentes décisions françaises rendues dans l'affaire "Louis Vuitton Malletier c/ Google" en attendant que la CJCE se prononce le 23 mars prochain.

• Les faits

L’affaire « Vuitton » débuta en août 2003 lorsque la société Louis Vuitton Malletier assigna les sociétés Google, Inc. et Google France devant le TGI de Paris principalement pour contrefaçon de marque, concurrence déloyale et publicité déloyale. Les faits étaient alors relativement inédits. Suivant une division désormais classique, la société demanderesse avait constaté que le moteur de recherche (i) suggérait, d’une part, aux annonceurs de son programme « Adwords » la sélection de mots-clés tels que « Louis Vuitton replicas », « Louis Vuitton copies » ou encore « Imitation Louis Vuitton » permettant d’afficher leur message publicitaire et (ii) d’autre part, avait effectivement permis à des annonceurs d’afficher des liens commerciaux pointant vers sites proposant des produits contrefaisants à partir de la saisie des marques « Louis Vuitton » et « LV » dont est titulaire la demanderesse.

• La décision de première instance : TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 4 février 2005, Louis Vuitton Malletier c/ Google, Comm. com. électr. 2005, comm. 117, P. Stoffel-Munck; Recueil Dalloz, 2005, n°15, p. 1037, note C. Hugon; Prop. Ind., n°10, Oct. 2005, Etude 21, E. Tardieu-Guigues; RLDI 2005/3, n°88, p.22, RTD com., 2005/21, p. 228, note H. Alterman

Sur la contrefaçon

En premier lieu, le TGI de Paris souligna qu’aucun contrôle n’était effectué par Google sur les droits dont dispose éventuellement un annonceur sur une marque reproduite à titre de mot-clé et que, bien pire, l’association des marques de la demanderesse avec des termes tels que « copie », « imitation » ou « répliques » est le fait de Google lui conférant un « rôle actif par la portée, le sens même, des mots qu’elle […] suggère ». En second lieu, les juges considérèrent que cette suggestion est le signe que Google fournit une aide à des annonceurs proposant des imitations des produits de la demanderesse pour attirer des internautes en plaçant leur publicité à la même hauteur que le site officiel de Louis Vuitton Malletier induisant nécessairement une confusion. Dès lors, le TGI de Paris condamne Google pour contrefaçon par imitation au sens de l’article L. 713-3 CPI.

Le TGI de Paris écarte enfin l’argument selon lequel Google serait un simple intermédiaire technique au sens de la Directive commerce électronique (n°2000/31/CE) dans la mesure où Google assit sa rémunération sur l’exploitation des mots clés contrefaisants.

Sur les autres demandes

Le TGI de Paris condamna également la société défenderesse sur le fondement de la concurrence déloyale puisque les liens commerciaux affichés par les mots-clés redirigeaient précisément vers des sites proposant des imitations ainsi que pour atteinte à la dénomination sociale et au nom de domaine de Louis Vuitton Malletier. Enfin, le TGI condamne également Google pour publicité trompeuse sur le fondement des articles L.115-33 et L.121-1 C. Cons. en considérant que la mention « liens commerciaux » est trompeuse en elle-même car laissant supposer l’existence de rapports commerciaux entre les annonceurs et le titulaire de la marque et ajouté que Google agit en tant que titulaire d’un support publicitaire affichant directement les messages des annonceures en se rémunérant sur le prix que ceux-ci sont prêts à verser.

• La décision d’appel : CA Paris, 4e ch., sect. A, 28 juin 2006, SARL Google, Sté Google Inc c/ SA Louis Vuitton Malletier, RLDI 2006/18, n°529, p.25, obs. L. Costes; Expertises août-septembre 2006, n°306, p. 299; Gaz. Pal., 6-10 mai 2007, p. 32, note M. Mansouri; Gaz. Pal., 19 octobre 2006, p.29, note V. Brunot; E. Tardieu-Guigues, "Une interprétation extensive des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle dans le cadre de la vie des affaires", RLDI 2006/19, n°559, p.13

Sur la contrefaçon

En premier lieu, les juges soulignent que la contrefaçon ne vise pas seulement la mention de la marque sur un produit ou service mais peut résulter « d’une reproduction ou de l’imitation de la marque de quelque manière que ce soit » et notamment peut être interdit, en vertu de l’article 5-3 de la directive, « d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ». Or, l’outil de suggestion de mots-clés fait usage, reproduit et imite les marques de la société demanderesse et ce, « en relation directe avec les produits visés par les marques » qui, au demeurant, jouissent d’une renommée. Dès lors, cet usage est fautif en ce qu’il entraîne à la fois un risque de confusion chez le consommateur moyen et une atteinte à la renommée des marques constituée par le profit injustifié tiré par Google. Enfin, Google ne peut s’exonérer de sa responsabilité dans la mesure où cet usage s’inscrit dans le cadre d’une participation active de Google à la contrefaçon qui, du reste, n’a pas mis en œuvre les moyens techniques pertinents pour éviter ces dérives et empêcher l’affichage d’annonces suite à la saisie des marques protégées.

Sur les autres demandes

La cour d’appel rejeta également l’application du statut de responsabilité aménagée des prestataires de stockage prévu notamment à l’article 6 al. 2 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) au motif que « [Google] ne se borne[…] pas à stocker des informations de nature publicitaires qui lui seraient fournies par des annonceurs, mais […] déploi[…]e une activité de régie publicitaire ». Les juges d’appel confirmèrent également la concurrence déloyale notamment en raison du fait que Google tira profit du préjudice de la société intimée bien que ne commercialisant pas de sacs ou de produits de maroquinerie. Enfin, la cour d’appel reconnut également l’existence de faits de publicité trompeuse.

• Les questions préjudicielles : Cass. com., 20 mai 2008, Stés Google France et Google, Inc. c/ Sté Louis Vuitton Malletier, n°06-20,230, FS-D, RLDI 2008/39, n°1292, obs. L. Costes; Contrats, conc., consom., n°7, juillet 2008, comm. 187, M. Malaurie-Vignal; RLDI 40/2008, n°1318, p. 6, E. Tardieu-Guigues ; Legiprésse n°263, juillet-août 2009, p. 87, note B. Pautrot.

Saisie d’un recours, la Cour de cassation adressa à la CJCE les questions suivantes relatives à la protection des marques :

« 1°) Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la première Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du Règlement (CE) n°40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise parle contrat de référencement la création et l’affichage privilégié, à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ?

2°) Dans l’hypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire pourrait-il s’opposer à un tel usage, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2, de la directive, et de l’article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement ?

Cette dernière question relative à la protection de la marque renommée fut seulement posée dans cette affaire « Vuitton ».

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En attendant l’arrêt AdWords I : les décisions rendues dans l’affaire Viaticum & Luteciel vs Google France

Le décompte jusqu’au premier arrêt « AdWord » de la CJUE (ex CJCE) continue. Webmarklaw.com et le pMdM vont proposer pendant cette période des billets récapitulatifs et renvoyant vers diverses ressources sur les affaires de liens publicitaires en cours. Autant dire que la thématique des liens publicitaires va prédominer pendant quinze jours.

L’ordonnance du Président de la CJCE du 8 juillet 2008 a joint les trois affaires soumises par la de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Google France, Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier, affaire C-236/08 ; Google France contre Viaticum, Luteciel, affaire C-237/08 ; Google France contre CNRRH, Pierre-Alexis T., Bruno R., Tiger, franchisée Unicis, affaire C-238/08), les questions posées par les trois arrêts du 20 mai 2008 "étant connexes par leur objet" .
Si l’on encore en mémoire les questions préjudicielles posées dans ces trois affaires par la cour de cassation (sinon on peut les retrouver présentées parallèlement ici), les faits qui sont à la base de ces trois affaires sont à présent anciens. Aussi, avant de connaitre la position de la Cour Européenne, nous reviendrons sur les instances qui ont abouti à ce que la cour de cassation demande une interprétation des Directives Marques et Commerce Électronique. On appréciera au passage la pertinence de la formulation des questions préjudicielles…
Voici donc ce qui historiquement est la première affaire de liens publicitaires : celle connue sous le nom de la marque « Bourse des vols », qui est l’une de celles invoquées. Comme à l’accoutumée, le pMdM rappellera d’ailleurs ci-dessous les marques en jeu, déposées par Luteciel ou Viaticum

(lire la suite de l'article de Frédéric Glaize sur pmdm.fr)

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