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L’affaire « Everest Poker » : contrefaçon de marque, poker en ligne et gros sous…

2010-06-15T16:42:00.003+02:00

L’affaire « Everest Poker » est un contentieux qui a débuté au mois d’avril dernier opposant le site de poker en ligne « Everest Poker » maintenu par la société Ultra Internet Media S.A., et la société Harrah’s Entertainment Inc. organisant les World Series of Poker. En effet, Ultra Internet Media a engagé une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Harrah’s Entertainment devant la cour de district du Nevada. Le cœur du contentieux consiste en un accord de partenariat entre les deux sociétés prévoyant que le site Everest Poker serait le sponsor officiel des World Series of Poker 2008 et 2009. Selon les dires d’Ultra Internet Media, l’accord aurait prévu le paiement de pas moins de 22,5 millions de dollars sur lesquels cette société aurait déjà payé 6,2 millions de dollars au titre de l’édition 2008 des World Series of Poker et 7,9 millions au titre de l’édition 2009. En fait, Ultra Internet Media refuse de payer les 8,4 millions restants qui auraient été prévu pour cette année, sans doute estimant que les retombées des campagnes publicitaires lors des deux éditions précédentes n’étaient pas suffisantes eu égard au prix déboursé. En dépit de ce refus de paiement, Ultra Internet Media a décidé d’engager l’action en responsabilité contractuelle en raison de la rediffusion en France des World Series of Poker sur la chaîne RTL9 qui eu pour particularité d’afficher le logo du principal concurrent de cette société, Full Tilt Poker, à la place du logo du site Everest Poker. De son côté, la société Harrah’s Entertainment déclare que le contrat de sponsoring ne couvrait que le territoire des Etats-Unis et a présenté une demande reconventionnelle pour rupture abusive du contrat.
Ce contentieux engagé en avril aurait pu en rester à ces demandes. Seulement, Ultra Internet Media vient d’engager une action en contrefaçon de marque à l’encontre de Harrah’s Entertainment qui utilise le logo du site Everest Poker dans le cadre de l’organisation des World Series of Poker 2010. Le logo aurait ainsi été utilisé sur certaines tables de poker mais aussi sur des affiches et bannières. Dans sa plainte, Ultra Internet Media se plaint en fait de deux choses. Premièrement, cette utilisation de son logo sans son accord nuirait à son contrôle sur l’image de sa marque et sur sa renommée. Deuxièmement, cet usage sans autorisation aurait pour objectif non avoué de forcer Ultra Internet Media à payer les montants encore dus au titre du contrat de sponsoring. Pour le moment, Harrah’s Poker n’a pas commenté cette nouvelle action. Toutefois, Harrah’s avait déjà indiqué, en ce qui concerne l’action en responsabilité contractuelle, que Ultra Internet a « bénéficié d’une exposition de son site everestpoker.net [sans précédent] qu’elle n’aurait jamais pu espérer, et même plus ». Cette remarque semble parfaitement convenir à cette nouvelle action. En effet, de deux choses l’une : soit Ultra Internet Media est vraiment pointilleuse et imagine que laissez-faire pourrait lui porter préjudice dans le premier contentieux soit Ultra Internet crache dans la soupe car cette nouvelle exposition pourrait être plus que entable si elle gagne le premier contentieux (ce qui reviendrait à de la publicité gratuite)… Sans mauvais jeu de mot, cette seconde hypothèse serait un véritable coup de poker qu’Ultra Internet Media devrait tenter. Affaire à suivre !

EA Sports Active 2.0, un jeu contrefaisant ?

2010-06-07T12:48:00.002+02:00

Le géant des jeux vidéo, EA Sports, était sur le point de lancer « EA Sports Active 2.0 » compatible avec les consoles Wii et Playstation 3 ainsi qu’avec l’IPhone, nouvelle version de ce jeu interactif organisant un véritable programme de fitness pour ses utilisateurs. C’était sans compter sur cette plainte déposée la semaine dernière par la société « The Active Network » exploitant le nom de domaine « active.com » redirigeant vers son site de partage d’informations sur différents sports, loisirs et évènements. Au cœur de cette plainte se trouve le signe distinctif « ACTIVE », lequel aurait été enregistré en 2008 et utilisé depuis 1999 par la société demanderesse en relation avec « la fourniture d’informations relatives à la programmation de sports participatifs, d’activités de loisirs et d’évènements sportifs ; [la fourniture] de services d’entraînements sportifs tels que la fourniture et la programmation d’entraînements personnalisés ». En fait, The Active Network souligne de manière très intéressante toutes les similitudes existantes entre ses services fournis par le biais de son site internet et le jeu créé par EA Sports tels que la création en ligne de programme d’entraînement de fitness, l’organisation de chats pour échanger les points de vue sur ces activités et le suivi en ligne des activités, des calories, des battements du cœur, du poids et de bien d’autres données relatives à l’utilisateur.
Bien évidemment, cette plainte peut être critiquée en ce que EA Sports a déjà lancé et commercialisé une première version de son jeu en usant du signe distinctif « ACTIVE ». Toutefois, la société demanderesse a prévu ce contre-argument et souligne que les anciennes versions du jeu de fitness ne fournissaient pas de contenu en réseaux à l’inverse de la présente version 2.0. Dès lors, le risque de confusion avec son site internet était bien moins certain. Pour le moment, les responsables d’EA Sports n’ont pas souhaité s’exprimer sur le sujet. A noter que The Active Network demande aux juges d’empêcher la sortie de cette nouvelle version du jeu de fitness ainsi que l’interdiction de commercialiser tout jeu utilisant la marque « ACTIVE » et s’appuyant sur des activités en réseaux. En outre, la société demanderesse exige 75.000 dollars de dommages et intérêts (punitifs) ainsi que la participation aux frais d’avocats. La bataille est lancée avec à la clé – pour EA Sports – le lancement de la nouvelle version d’un jeu très attendu !

Cybergriping : Le maire de Bordentown exige la fermeture du site

2010-05-31T09:54:00.002+02:00

Voici une nouvelle illustration intéressante du phénomène assez controversé appelé « cybergriping » consistant à enregistrer et utiliser un nom de domaine reproduisant en tout ou partie le nom d'une marque ou d'une personne célèbre en l'associant à un terme péjoratif. Il s’agit, en l’espèce, d’un site accessible à l’adresse « BordentownMayorReallySucks.com » contenant un certain nombre de critiques vis-à-vis de la politique menée par les représentants de la ville de Bordentown dans le New Jersey et en particulier son maire, James E. Lynch, Jr.. C’est ce dernier qui a réussi à faire passer une résolution au conseil municipal destinée à faire fermer le site. Les fondements juridiques sur lesquels repose la résolution seraient notamment la violation d’une loi protectrice des consommateurs, le maire de Bordentown s’inquiétant que le public d’attention moyenne soit amené à croire que ce site est le site officiel de la ville ou du moins sponsorisé par celle-ci. Un argument frisant l’absurdité dans la mesure où le nom de domaine « BordentownMayorReallySucks.com » annonce d’emblée la couleur ! Toutefois, il convient de noter qu’à l’origine, le site était accessible à l’adresse “bordentownmayor.com”, ce qui pouvait plus raisonnablement susciter la confusion des électeurs.
Au-delà du risque de confusion, James E. Lynch, Jr., s’estime également victime de diffamation et d’injure au regard du contenu du site. Il aurait en effet déclaré : « Ce site doit être fermé. Je ne vais pas m’engager sur la pente de la liberté d’expression. Mais certains propos en ligne sont dommageables. Vous voulez publier des informations en ligne ? Très bien. Dire haut et fort que vous ne m’aimez pas? Très bien. Mais des attaques à l’encontre de ma femme et de ma fille? Je ne laisserai pas faire ». Le seul problème est que ces soi-disant propos ne sont plus en ligne depuis un moment et le site décrié est, semble-t-il, consacré aujourd’hui à la seule critique de la politique menée par le maire. Quoi qu’il en soit, la résolution municipale a principalement pour objet de demander à l’hébergeur d’empêcher l’accès au site et de divulguer les données personnelles relatives aux créateurs du site critique. Cette demande à, toutefois, peu de chance d’aboutir en l’absence d’une procédure judiciaire adéquate.
En définitive, cette croisade orchestrée par le maire de la ville de Bordentown risque bien de se retourner contre son instigateur dans la mesure où les électeurs voient généralement d’un mauvais œil toute tentative de restriction de la liberté d’expression, qu’elle soit légitime ou non. En tout cas, d’ici que la justice se saisisse de l’affaire, le maire de la ville aura sans doute déjà terminé son mandat.

Affaire « Crédit Mutuel » : un typosquatting flagrant

2010-05-28T15:56:00.004+02:00

Le professeur Jérôme Huet, fondateur et directeur du Centre d’Etudes Juridiques et Economiques du Multimédia (CEJEM), vient de rendre une décision technique en tant qu’expert auprès de l’OMPI dans une affaire Confédération Nationale du Crédit Mutuel c/ Adrienne Bonnet, Litige n° DFR2010-0008 (WIPO May 10th, 2010). Il s’agissait en l’espèce d’une particulière dénommée Adrienne Bonnet qui avait enregistré le nom de domaine « reditmutuel.fr » le 1er décembre 2009 en fournissant une adresse postale incorrecte. N’ayant pas réussi à la joindre suite à diverses mises en demeure successives, le Crédit Mutuel engagea donc, devant le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI, une Procédure Alternative de Règlement des Litiges (PARL) à laquelle est applicable le Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” entré en vigueur le 22 juillet 2008. A noter que la défenderesse ne se rendit pas devant l’expert et ne présenta donc malheureusement aucun argument en défense. Suivant l’article 20 (c) du Règlement précité, il convenait en l’espèce de vérifier que (i) le requérant justifie de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et (ii) que l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence.
Concernant la première condition, l’expert conclut naturellement à la justification de droits par le Requérant sur l’élément objet de l’atteinte puisque celui-ci est titulaire de la marque renommée « CREDIT MUTEL » et titulaire de divers noms de domaine dérivés de cette marque parmi lesquels « creditmutuel.fr ». Concernant la seconde condition, l’expert souligne que « La simple adjonction de l’extension nationale <.fr> est liée à des considérations techniques et n’a pas a être prise en considération lors de l’appréciation de l’identité ou de la similitude du nom de domaine avec la marque antérieure renommée CREDIT MUTUEL » (v. en ce sens, Baccarat S.A v. Jacques Touroute, Litige OMPI No. DFR2008-0001). En outre, la seule différence entre le nom de domaine litigieux et la marque protégées consistant en la suppression de la seule lettre « c », le risque de confusion demeure puisque cet enregistrement s’apparente à du typosquatting (v. Crédit Industriel et Commercial, Conféderation Nationale du Crédit Mutuel v. Owen WEBSTER, WIPO Case No. D2006-0165). La mauvaise foi, qui semble lourdement présumée dans cette décision, est également suffisamment démontrée par la fourniture de coordonnées erronées au sein du WHOIS par la défenderesse. Enfin, concernant l’utilisation du nom de domaine, l’expert s’appuie sur le fait que celui-ci redirige vers un site parking, c’est-à-dire une page sur laquelle ne se trouvent que des publicités. Cette utilisation a donc pour « objectif un gain construit sur la marque renommée d’autrui et représente indéniablement un acte de concurrence déloyale et de parasitisme au détriment du Requérant ». Cet élément vient donc confirmer l’existence d’un acte frauduleux (v. également en ce sens, Crédit Industriel et Commercial (CIC) contre Pneuboat Sud, Litige OMPI No. DFR2004-0005 ; Confederation Nationale du Crédit Mutuel contre Ambroise Breleur, Litige OMPI No. DFR2009-0001 ; Banque Laydernier et Crédit du Nord contre Jeremie Guyot, Litige OMPI No. DFR2008-0027). Dès lors, l’expert ordonne le transfert du nom de domaine « reditmutuel.fr » au Requérant.
En définitive, voici une affaire bien réglée qui témoigne une fois de plus de l’essor du typosquatting et des sites parkings qui y sont généralement associés. Un autre fait intéressant de cette affaire est le cas de plus en plus fréquent de la fourniture d’une fausse adresse au WHOIS. Néanmoins, n’aurait-il pas été possible au Requérant d’obtenir de telles informations auprès de la régie publicitaire par laquelle la défenderesse obtenait des rémunérations fondée sur son comportement frauduleux ? Cette piste est sans doute à explorer…

Confédération Nationale du Crédit Mutuel c/ Adrienne Bonnet, Litige n° DFR2010-0008 (WIPO May 10th, 2010)

Affaire « Super-Crete » injonction contre le cybersquatter allégué en vertu de l’ACPA

2010-05-26T13:26:00.003+02:00

Voici un premier succès de « Super-Krete International, Inc. » qui obtient d’un juge de la cour du District Central de Californie une injonction contre un concurrent qui aurait réalisé des actes de cybersquatting à son encontre (v. Super-Krete Int'l, Inc. v. Sadleir, 2010 U.S. Dist. LEXIS 50090 (C.D. Cal. 2010)). En l’espèce, le demandeur titulaire des marques fédérales « SUPER-CRETE », « SUPER-KRETE » et « SUPER-KRETE PRODUCTS » utilisées pour la vente de ses produits d’entretien et de restauration du béton se plaignait de l’enregistrement par son concurrent direct, « Concrete Solutions, Inc. », du nom de domaine « supercrete.com » pour la redirection vers son site officiel proposant également des produits relatifs à l’entretien du béton. A noter que l’enregistrement du nom de domaine litigieux remontait au 17 mars 1999… Près de 8 ans plus tard, en septembre 2007, le défendeur avait proposé au demandeur de lui revendre ce nom de domaine pour la somme de 15000$. Ce dernier avait refusé d’engager une telle somme et entama une procédure arbitrale devant l’OMPI qui se solda par un échec cuisant, le panel ayant notamment souligné le caractère peu distinctif de « SUPER-CRETE » (v. Super Krete International, Inc. v. Concrete Solutions, Inc., Case No. D2008-1333 (WIPO October 14, 2008)). Dès lors, le demandeur se tourna vers les juridictions judiciaires américaines pour demander en référé une injonction contre l’usage du nom de domaine litigieux sur le fondement de la contrefaçon de marque, de la dilution et du cybersquatting.
Confronté à cette action, la cour californienne rappelle que la délivrance d’une injonction nécessite (i) la preuve d’un succès probable au fond, (ii) que le demandeur soit susceptible de subir un préjudice irréparable en l’absence de l’injonction, (iii) que la mise en balance des intérêts en présence penche en sa faveur et (iv) que l’injonction soit dans l’intérêt du public (v. Winter v. Natural Resources Defense Council, Inc., U.S., 129 S.Ct. 365 (2008), spéc. p. 374). Seule la première condition nous intéressera puisqu’étant directement liée au droit des marques. Cette première condition était en effet analysée au regard des dispositions de l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) relatives à la sanction judiciaire du cybersquatting demandant, en plus de l’existence d’un droit de marque, la preuve d’enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine entraînant un risque de confusion et la démonstration de la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine cherchant à capitaliser sur la marque (v. 15 U.S.C. 1125(d)(1)(A)). La cour californienne remarque, en premier lieu, que « bien que le défendeur s’appuie sur l’argument général consistant à dire que la marque « SUPER-CRETE » est descriptive et non distinctive, l’enregistrement de la marque auprès de l’USPTO est suffisant pour établir la distinctivité et la validité de la marque ». Cette position, balayant au passage une bonne partie de l’analyse tenue par les arbitres de l’OMPI, est particulièrement clémente à l’égard du demandeur puisque l’enregistrement auprès de l’USPTO est généralement considéré comme une présomption simple de validité et non comme une véritable preuve. Ensuite, la cour conclut à l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes puisque « la seule différence entre la marque enregistrée du demandeur « SUPER-CRETE » et le nom de domaine du défendeur « supercrete.com » est le retrait du tirait ». Or, une si faible différence n’est pas suffisante pour écarter le risque de confusion (v. en ce sens, Union Carbide Corp. v. Ever-Ready, Inc., 531 F.2d 366 (7th Cir. 1976), spéc. p. 382; Stix Products, Inc. v. United Merchants & Mfrs., Inc., 295 F.Supp. 479 (S.D.N.Y. 1968), spéc. p. 486). Enfin, concernant l’analyse de la mauvaise foi, le défendeur avait essayé de se prévaloir du « safe harbor » de l’ACPA en invoquant à la fois la décision de l’OMPI et le caractère descriptif de la marque sur lequel le défendeur pouvait s’appuyer pour prouver sa bonne foi. Mais la cour de district refuse d’une part, d’accorder une quelconque portée à la décision arbitrale et, d’autre part, apprécie de manière restrictive l’argument fondé sur le caractère descriptif de la marque (v. également en ce sens, Lahoti v. VeriCheck, Inc., 586 F.3d 1190 (9th Cir. 2009), spéc. p. 1203). En fait, la cour considère que l’usage du nom de domaine pour rediriger sur le site (et non pour décrire ses propres produits) ainsi que la proposition de revente du nom de domaine sont des éléments suffisants pour prouver, au moins partiellement, que le défendeur a agi de mauvaise foi.
En définitive, la cour du District Central de Californie accorde l’injonction après avoir examiné les autres conditions nécessaires (v. supra). Cette décision démontre une fois de plus la faible portée des décisions arbitrales de l’OMPI auprès des juges américains qui prennent généralement beaucoup de liberté vis-à-vis des arguments tirés de ces décisions. Quoi qu’il en soit, cette décision n’est qu’un référé et la décision au fond viendra ou non confirmer cette tendance.

Alabama, sheriff et cybersquatting

2010-05-24T12:12:00.003+02:00

Tout le monde sait que le cybersquatting touche tous les secteurs d’activités et même parfois les entités publiques… Toutefois, il paraissait difficile de concevoir qu’un candidat pour le poste de sheriff soit un jour victime d’un cybersquatting orchestré par un concurrent ! Ed Teal, candidat républicain pour le poste de sheriff dans un comté de l’Alabama, vient de déposer une plainte contre un employé du bureau du sheriff actuel devant la cour du District Nord de l’Alabama. La plainte accuserait un employé de ce dernier d’avoir enregistré 19 noms de domaine tels que « voteedteal.com » ou encore « tealforsheriff.com » afin d’empêcher le candidat des les utiliser pour sa campagne… Interrogé sur la question Ed Teal aurait déclaré : « La plainte parle d’elle-même ; […] en tant qu’agent de l’exécutif pour le compté, le bureau du sheriff est censé appliquer la loi. Si le sheriff ne peut pas contrôler ses propres employés, comment peut-on lui faire confiance pour s’occuper des réels problèmes auxquels il doit faire face […] ? ». Il est vrai qu’une telle accusation serait vraiment un comble si les faits s’avéraient démontrés. En réponse, Scott Walls, actuellement sheriff en fonction, aurait déclare: « Bien que cette plainte de Mr Teal ait rien à voir avec le bureau du sheriff ou moi personnellement, il tente de lié ce problème à la campagne. De la même manière que j’ai refusé d’être impliqué dans les manœuvres de Mr Teal lors de la précédente élection, je continuerai d’ignorer ce type de tactique. Je maintiens mon engagement pour l’intégrité, l’honnêteté et le professionnalisme dans l’application de la loi […]. Je ne cautionne pas le comportement que Mr Teal allègue et je respecte son droit à voir sa plainte jugée devant une juridiction civile ». Dans sa plainte, Teal déplore que son préjudice ne pourra être entièrement compensé par des dommages et intérêts dans la mesure où il s’avère particulièrement difficile d’évaluer le préjudice porté à sa réputation et à son image de marque qu’il ne peut actuellement adéquatement défendre via une campagne sur le net. Quoi qu’il en soit, Teal exige le transfert de tous les noms de domaine enregistrés, le remboursement de ses frais d’avocats et également des dommages et intérêts punitifs. Welcome to the Wild Wild West…

Liens commerciaux : un jury texan conclut à l’absence de contrefaçon

2010-05-19T13:22:00.003+02:00

Le jury réuni par la cour d’appel du 5th Circuit vient de rendre son verdict dans une affaire « College Network, Inc. v. Moore Eductional Publishers, Inc. » consistant en substance à reconnaître l’existence d’un droit de marque dont est titulaire le demandeur mais à nier l’existence d’une contrefaçon de sa marque par la réservation de celle-ci à titre de mot-clé par le défendeur : « les éléments de preuve n’imposent pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion au regard du droit en vigueur dans le Cinquième circuit ». Cette conclusion est intéressante car la décision de la cour de district (1er degré) était arrivée à la même conclusion, c’est-à-dire l’absence de contrefaçon de marque, mais non pas en raison de l’absence de risque de confusion (likelihood of confusion) mais de l’absence d’usage à titre de marque (use in commerce) (v. College Network, Inc. v. Moore Educational Publishers, Inc., Case 1:07-cv-00615-LY (W.D. Tex. 2009)). Dans son opinion finale, le juge de la cour d’appel prend donc bien soin de dire qu’il n’a pas été nécessaire de statuer sur l’usage à titre de marque puisque cet usage n’entraînait pas un quelconque risque de confusion (solution parfaitement logique mais assez peu orthodoxe au regard de l’ordre traditionnellement respecté des différents conditions de la contrefaçon de marque).
Concernant plus spécifiquement le risque de confusion, le test actuellement en vigueur dans le Cinquième circuit est en premier lieu rappelé : (1) le type de marque, (2) la similarité de l’usage et de la marque, (3) la similarité des produits (proche du principe de spécialité), (4) le public visé et le circuit de distribution, (5) l’image publicitaire, (6) l’intention du défendeur, (7) la confusion effective et (8) le degré d’attention du consommateur moyen (v. Xtreme Lashes, LLC v. Xtended Beauty, Inc., 576 F.3d 221 (5th Cir. 2009), p. 227). Suite à ce rappel, la décision ajoute (et c’est le point le plus important) que « le risque de confusion nécessite une « probabilité de confusion » et non une simple possibilité » (insistant ainsi sur la 7e condition du test). Dans une note de bas de page, la cour indique que le jury a été mis en présence de preuves suffisantes pour conclure à l’absence de risque de confusion. Ainsi, les défendeurs auraient permis aux membres du jury de se rendre compte de l’intégralité du procédé des liens commerciaux et de comparer les sites web du demandeur et des défendeurs. De plus, les experts embauchés par le demandeur n’auraient pas été en mesure de conclure à une confusion effective (actual confusion). En cela, il semble que la « probabilité de confusion » dont parle la cour et qui permet de démontrer le risque de confusion s’apparente à la preuve d’une « confusion effective » des consommateurs et non à une simple possibilité.
En définitive, ce jugement doit être pris pour ce qu’il est c’est-à-dire le verdict d’un jury non pas sur la condition technique de l’usage à titre de marque (qui peut être généralisé à la plupart des espèces) mais sur la condition bien subjective et spécifique dans chaque espèce du risque de confusion. Dès lors, cette décision est en fait bien moins exploitable que la décision du premier degré qui statuait sur l’usage à titre de marque… Seul chose intéressante à retenir, la cour d’appel du Cinquième circuit exige un haut degré de preuve s’agissant du risque de confusion en matière de contrefaçon de marque.

College Network, Inc. v. Moore Educational Publishers, Inc., 2010 WL 1923763 (5th Cir. May 12, 2010)

Intel n’abandonne jamais un litige fondé sur la contrefaçon de sa marque

2010-05-18T12:48:00.003+02:00

Beaucoup avaient cru qu’Intel avait abandonné définitivement toute poursuite à l’encontre de l’éditeur d’une newsletter relative à l’actualité du Mexique qui utilisait le nom de domaine « latinintel.com ». La reproduction de la marque au sein du nom de domaine n’avait, en effet, absolument pas pour visée de faire référence à l’entreprise informatique mais constituait l’abréviation, somme toute assez courante, du mot « intelligence ». Quoi qu’il en soit, Intel avait abandonné sa plainte initiale, il y a un mois, ce qui pouvait faire croire à une prise de conscience tardive du géant de l’informatique du faible pouvoir de nuisance de cet internaute. Eh bien pas du tout… Cet abandon revenait en fait à reculer pour mieux sauter.
Intel vient de déposer une nouvelle plainte devant la cour du District Nord de Californie qui est, semble-t-il, beaucoup mieux argumentée que la première du moins quantitativement… Intel invoque pas moins de huit fondements à sa plainte parmi lesquels la contrefaçon de marque, la dilution, la concurrence déloyale ainsi que le cybersquatting. Si la contrefaçon de marque stricto sensu semble difficilement démontrable notamment en raison d’un risque de confusion (likelihood of confusion) bien difficile à prouver, la dilution est sans aucun doute le fondement le plus viable. La société informatique a en effet produit une étude qui démontrerait qu’aujourd’hui 86% du public visé penserait à cette société même lorsque le mot « intel » est associé avec n’importe quel autre mot, définition ou marque. Dès lors, l’association par le défendeur du mot « intel » avec le mot « latin » a pour conséquence de nuire à cette distinctivité et notoriété que la société informatique a produite au sein de son public. En réalité, il semble que la société informatique veuille à tout prix éviter que l’abréviation « intel » pour désigner le mot « intelligence » ne devienne trop courante.
Enfin, concernant les allégations de cybersquatting, la plainte semble vraiment très laconiquement motivée puisqu’Intel ne se contente que d’affirmer que « Le défendeur a enregistré et utilisé les […] noms de domaine [litigieux] avec l’intention frauduleuse de tirer profit de la marque INTEL. Une telle intention peut être démontrée notamment en raison du fait que le site du défendeur a affiché des usages non autorisés des marques et produits de Intel, dans un effort de capitalisation sur […] la confusion des consommateurs que cet usage entraîne ». Cette argumentation ne semble pas vraiment tenir la route. Toutefois, les tribunaux américains apprécient bien souvent la mauvaise foi du défendeur en matière de cybersquatting de manière très mécanique, ce qui laisse des chances à la société informatique de remporter ce litige également sur le terrain de l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA).
En définitive, Intel est bien décidée à ne pas laisser quiconque nuire à la distinctivité de sa marque (initialement peu distinctive) acquise au prix d’un effort marketing très onéreux.

Intel Corp. v. Americas News Intel Publishing, Case No. CV 09-05085 CRB (N.D. Cal, May 3rd, 2010)

Facebook veut « facebook.me »

2010-05-17T11:49:00.004+02:00

L’entreprise leader en matière de réseaux sociaux sur internet vient de déposer une plainte devant les instances arbitrales de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour récupérer le nom de domaine « facebook.me » enregistré par un individu résidant aux Emirats Arabes Unis. L’extension « .me » correspond en fait au ccTLD assigné au Monténégro depuis le 11 septembre 2007. Mais au-delà de son indication en termes de provenance le « .me » (ou « .moi » s’il est traduit littéralement de l’anglais au français) suscite l’intérêt des internautes et des webmasters dans la mesure où il donne une touche personnelle au nom de domaine. Un certain nombre de registrars ventent ainsi cette extension en soulignant l’intérêt particulier de celle-ci pour la redirection vers des pages personnelles ou bien des blogs.
Il est donc parfaitement logique que Facebook soit intéressé par le nom de domaine « facebook.me », le site de réseaux sociaux étant constitué essentiellement de pages personnelles égocentrées visant à donner le maximum de détails sur soi-même à sa communauté. L’originalité de cette affaire réside également dans le fait que le propriétaire actuel de « facebook.me » a décidé de rediriger les internautes saisissant ce nom de domaine vers le site officiel de Facebook… Difficile de comprendre les motivations de ce résident des Emirats Arabes Unis ! Peut-être est-ce par pur altruisme ? Ou bien est-ce pour montrer sa bonne foi jusqu’à ce qu’une décision définitive tranche le litige ? Quoi qu’il en soit, Facebook semble avoir toutes ses chances pour remporter la bataille arbitrale puisque (i) le nom de domaine est similaire à un point tel qu’il existe sans aucun doute un risque de confusion, (ii) le propriétaire actuel du nom de domaine litigieux ne semble pas avoir d’intérêt légitime sur ce nom puisqu’il l’utilise simplement pour rediriger les internautes vers Facebook et (iii) la mauvaise foi est en principe aisée à démontrer puisque, à tout le moins, le propriétaire du nom de domaine litigieux avait pertinemment conscience de l’existence de la marque « FACEBOOK ». Bien que les choses s’annoncent plutôt bien pour le leader des réseaux sociaux sur internet, il convient de garder en mémoire que la marque « FACEBOOK » a un côté assez peu distinctif (malgré sa renommée) puisque constituée de deux termes courant de la langue anglaise « FACE » et « BOOK ».

Affaire « Volvo » : une défaite UDRP peut être compensée par un succès judiciaire

2010-05-11T15:29:00.004+02:00

Perdre une procédure UDRP équivaut à perdre une bataille. Remporter sur le plan judiciaire, c’est remporter la guerre. C’est la leçon qu’il faut retenir de l’affaire « Volvo » qui a donné lieu, le mois dernier, à un arrêt de la cour du District Est de Virginie (v. Volvo Trademark Holding AB v. Volvospares.com, 2010 U.S. Dist. LEXIS 40664 (E.D. Va. Apr. 1, 2010)). En l’espèce, Volvo reprochait à un individu dénommé Ken White d’avoir enregistré en 1997 le nom de domaine « volvospares.com » pour la vente de pièces détachées neuves et d’occasion de véhicules Volvo en parfaite (et d’ailleurs loyale) concurrence avec le constructeur automobile. Dès les premières mises en demeure de Volvo, Ken White avait posté une « mise en garde » sur son site internet avertissant que : « Volvospares.com n’est pas associé au groupe Volvo et ne revendique ni ne sous-entend être associé avec tout entreprise officielle affiliée avec cette société ». Jugeant cette mise en garde insuffisante, le constructeur automobile avait engagé une procédure UDRP à l’encontre de Ken White. Toutefois, Warwick A. Rothnie, panéliste auprès de l’OMPI, avait estimé que le revendeur avait un droit et un intérêt légitime quant au nom de domaine litigieux dans la mesure où « le site internet [associé au nom de domaine] ne suggère pas, par son apparence, une quelconque autorisation de la part du demandeur ou du groupe Volvo [et dès lors] […], il est très peu susceptible que [les consommateurs] soient trompés par ce site même en l’absence de la mise en garde » (v. Volvo Trademark Holding AB v. Volvospares, Keith White, Case No. D2008-1860 (WIPO Feb. 10, 2009)).
Toutefois, le constructeur automobile ne resta pas à cette déconvenue arbitrale et saisit la juridiction américaine compétente sur le fondement du cybersquatting, de la contrefaçon de marque et de l’atteinte à la marque renommée. Cette action étant intentée en vertu de l’Anti-cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) il était nécessaire pour Volvo de démontrer que (i) Ken White avait agi en toute mauvaise foi et que (2) le nom de domaine était similaire à tel point qu’il existe un risque de confusion ou de dilution. Concernant la première condition, la cour du District Est de Virginie centra son analyse sur les différents facteurs énoncés par la loi américaine (v. 15 U.S.C. §.1125(d)(1)(B)) et notamment l’intention de détourner la clientèle du titulaire de marque ainsi que la reproduction d’une marque jouissant d’une grande renommée ou étant particulièrement distinctive. A la lumière de ces quelques éclairages législatifs, la cour conclut que « White a agit de mauvaise foi avec l’intention de profiter de l’usage de la marque VOLVO dans le nom de domaine « volvospares.com ». White avait l’intention de détourner les ventes revenant à des distributeurs autorisés, [de plus] la marque VOLVO a été enregistrée bien avant que White commence à utiliser « volvospares.com » et White aurait du savoir qu’il contrefaisait [la marque] au regard de la distinctivité [importante] de la marque VOLVO ». Concernant la seconde condition consistant en une comparaison de la marque et du nom de domaine litigieux, la cour considère que le terme « Volvo » étant la partie principale du nom de domaine « volvospares.com », le nom de domaine est alors similaire à la marque VOLVO à un point tel qu’il existe un risque de confusion (v. Lone Star Steakhouse & Saloon, Inc. v. Alpha of Virginia, Inc., 43 F.3d 922 (4th Cir. 1995), p. 936). De surcroît, la cour souligne que la « mise en garde » de Ken White n’est pas suffisante en elle-même à dissiper toute confusion (v. Green Prods. Co. v. Independence Corn By-Prods. Co., 992 F. Supp. 1070 (N.D. Iowa 1997), p. 1078). Enfin, la cour considère que la décision UDRP rendue précédemment dans cette même affaire – et invoquée par le défendeur – n’est pas pertinente dans la mesure où une décision UDRP n’a pas pour effet de priver le titulaire d’une marque d’un recours en justice (v. Eurotech, Inc. v. Cosmos European Travels Aktiengesellschaft, 213 F. Supp. 2d 612 (E.D. Va. 2002), p. 618, n.10). Suite à cette analyse, la cour conclut donc logiquement au transfert de la propriété du nom de domaine au constructeur automobile.
En définitive, cette décision démontre une fois de plus que les standards appliqués par l’OMPI dans le cadre de la procédure UDRP sont bien différents de ceux suivis par les juridictions américaines. C’est notamment le cas de la mauvaise foi ainsi que du risque de confusion qui sont appréciés de manière beaucoup plus mécanique par les juges américains que par les arbitres. Il serait peut-être temps de suggérer un effort d’harmonisation entre les exigences de la procédure UDRP et le droit interne des pays occidentaux en matière de cybersquatting. En tout cas, il n’est pas interdit de l’imaginer…

Microsoft s’attaque à des créateurs d’émoticônes…

2010-05-10T12:56:00.004+02:00

Décidément, Microsoft est, semble-t-il, attaché à son statut d’entreprise la plus sourcilleuse (certains diront même méchante) au regard de la protection de ses marques. Le géant du logiciel basé à Seattle vient d’engager des poursuites judiciaires devant une cour fédérale de l’Etat de Washington à l’encontre de deux sociétés californiennes, Digispace Solutions et yMultimedia, spécialisées dans la création d’émoticônes. Rappelons que les émoticônes sont ces petits éléments graphiques représentant un visage simplifié et permettant aux internautes de signaler leur réaction, émotion ou encore humeur notamment dans les chats. Le cœur de la plainte ne porte pas sur ces émoticônes à proprement parlé puisque, bien heureusement, Microsoft ne dispose d’aucun droit de marque sur ces petits pictogrammes utilisés quotidiennement à travers le monde. En fait, la société de logiciel reproche aux deux sociétés californiennes d’avoir utilisé, dans le cadre de la promotion de ces émoticônes, les noms de domaine et les marques liés au logiciel de messagerie instantanée MSN messenger. Plus précisément, Digispace Solutions et yMultimedia auraient utilisé les noms de domaine relatifs à MSN messenger et notamment « msnmessenger.com » dans le cadre du téléchargement de ces émoticônes ce qui, selon la plainte, est susceptible d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui pourrait être amené à croire que les produits de deux sociétés californiennes sont affiliés, sponsorisés ou encore approuvés par Microsoft. En outre, les émôticons auraient été présentées par les sociétés défenderesses comme des « produits bonus » de MSN messenger et les sites internet sur lesquels sont disponibles ces émoticônes proposeraient, de surcroît, de télécharger MSN messenger avec un lien pointant non pas vers les sites officiels de Microsoft mais vers des pages dédiées aux produits de ces entreprises.
En définitive, il est fort à parier que Microsoft réussisse à convaincre un juge de condamner ces deux sociétés qui ont, manifestement, dépassé les limites du raisonnable ! Toutefois, cette victoire judiciaire ne sera peut-être pas une victoire médiatique pour le géant de l’informatique. En effet, une fois de plus, Microsoft apparaît comme le Goliath et ces deux défendeurs comme les David de l’internet qui devront faire face à une batterie très bien rodée d’avocats. Tout ceci dans l’univers censé être plutôt ludique des émoticônes…

Royaume-Uni : « @gmail.com » appartient enfin à Google

2010-05-07T11:05:00.003+02:00

L’affaire aura duré environ cinq ans avant que Google et la société anglaise appelée « Independent International Investment Research » (IIR) trouvent enfin un accord au sujet de l’usage du nom de domaine « gmail.com ». En 2005, lorsque Google lança son service de messagerie électronique au Royaume-Uni, le moteur de recherche entra en conflit avec IIIR qui avait enregistré la marque « GMAIL » trois ans plus tôt et l’utilisait également pour des messageries électroniques. Bien décidés à négocier avec cette société anglaise pour récupérer l’usage du nom de domaine, les représentants de Google avaient finalement abandonné face aux demandes exorbitantes d’IIR qui proposait de revendre la marque à 50 millions de dollars. Depuis, les utilisateurs anglais des services de Google étaient contraints d’utiliser un adresse mail à rallonge qui finissait par « @googlemail.com » au lieu de « gmail.com ».
Les choses paraissaient définitivement inscrites dans le marbre et pourtant, Google a annoncé cette semaine qu’il proposerait à ses utilisateurs anglais de changer la fin de leurs adresses mail en « @gmail.com ». A cet égard, le moteur de recherche ne manque pas d’humour puisqu’il annonce sur le blog dédié à Gmail que « Puisque « gmail » a 50% moins de caractères que « googlemail », nous estimons que ce changement de nom économisera approximativement 60 millions de frappes sur les claviers par jour. Avec environ 217 microjoules par frappe, cela représente à peu près l’énergie de 20 bonbons économisée par jour ! ».
Les deux parties ont donc enfin trouvé un accord. Pour le moment, les termes et surtout le prix de l’accord ne sont pas officiellement rendus publics en dépit de rumeurs. De manière assez étrange, il semble que la conclusion de cet accord remonte au 23 juillet 2008 selon un article publié dans le Financial Times il y a presque un an. Selon un communiqué de presse d’IIR très peu relayé, publié en septembre 2008, cet accord aurait d’ailleurs coûté 226324 livres à Google. Interrogés sur ce mystérieux accord et surtout sur le fait que celui-ci remonte à plus de deux ans, les représentants de Google auraient confirmé l’information et également confié que la mise en place du « @gmail.com » pour les utilisateurs anglais est une opération technique très longue… Deux ans en matière de technologies est l’équivalent d’environ un siècle !
Quoi qu’il en soit, voilà une bonne nouvelle pour les habitants du Royaume-Uni. Il ne reste plus à Google qu’à trouver également un accord avec les titulaires de marques qui bloquent toujours l’accès au nom « GMAIL » en Allemagne, en Russie et en Pologne.

Victoire de Google dans l’affaire « Rosetta Stone »

2010-05-05T13:50:00.003+02:00

L’affaire "Rosetta Stone" est ce contentieux entre une société de logiciel et le moteur de recherche californien au sujet de la réservation par des tiers de mots-clés reproduisant les marques de Rosetta Stone pour déclencher des liens publicitaires. La plainte avait été déposée le 10 juillet 2009 devant la cour du District Est de Virginie et la première audience était prévue pour le 23 avril dernier.
Bien que la décision finale du juge Gerald Bruce Lee ne soit pas encore disponible, les représentants de Google ont informé la presse de la teneur de cette décision qui consisterait en un rejet de la plainte de Rosetta Stone. Ils auraient déclaré également que « Les utilisateurs du moteur de recherche tirent profit de la possibilité de choisir au sein d’une offre variée d’annonceurs et […] qu’aucune preuve ne démontre [en l’espèce] que l’usage légitime des marques à titre de mot-clé pour déclencher des liens commerciaux ou bien dans le corps même des annonces entraîne un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs ». De leur côté, les représentants de Rosetta Stone ont fait part de leur grande déception au sujet de cette décision. Tom Adams, le directeur de Rosetta Stone aurait déclaré « Nous sommes profondément déçus que Rosetta Stone n’ait pas obtenu la possibilité de dénoncer en audience public les pratiques de Google et les motivations qui ont poussé Google à adopter sa politique actuelle en matière de marques » et ajouté « Google a, en tant qu’entreprise, la responsabilité de protéger les consommateurs et de promouvoir la confiance dans ses résultats de recherche. Il n’y a aucun doute que Google sait qu’il existe des publicités pour des logiciels contrefaisants au sein de son programme Adwords et ne prend pas des mesures effectives pour stopper cette activité illicite ». Pour le moment, Rosetta Stone étudie la possibilité de faire appel et se prononcera incessamment sous peu.
Au final, il convient d’attendre que la décision soit disponible pour pouvoir analyser ce dernier succès de Google. Toutefois, il semble maintenant bien établi qu’une tendance s’est également enclenchée aux Etats-Unis en faveur des prestataires de référencement payant à l’instar de ce qui se passe en Europe depuis les arrêts de la CJUE rendus le 23 mars dernier.

Affaire New York Times : le « cybersquatter fou » a récidivé !

2010-05-03T12:22:00.004+02:00

La présente affaire, soumise au National Arbitration Forum, opposait le New York Times à un particulier résidant en Russie et répondant aux noms Nadeem Qadir aka Bladimir Boyiko aka Cosmos1 qui enregistra, dans le début des années 2000, les noms de domaines « newyourktimes.com », « newyortimes.com », « neyyorktimes.com » et « newyoktimes.com » pour rediriger vers une pages contenant des publicités et des liens commerciaux pointant notamment vers des concurrents du New York Times… L’originalité de cette affaire consiste en ce que le défendeur – répondant à un nom à rallonge – n’en est pas à son premier coup d’essai ! Il aurait été cité dans 6 autres affaires de cybersquatting parmi lesquelles, Microsoft Corp. v. Nadeem Qadir a/k/a Bladimir Boyiko a/k/a Cosmos1, FA 1265720 (Nat. Arb. Forum July 14, 2009); Travelocity.com LP v. Boyiko, FA 1245545 (Nat. Arb. Forum Mar. 16, 2009); LEGO Juris A/S v. Bladimir Boyiko, D2009-0437 (WIPO May 20, 2009).
En l’espèce, le panéliste du National Arbitration Forum s’attacha à analyser de façon détaillée les trois conditions nécessaires pour que la procédure UDRP du demandeur soit couronnée de succès. Concernant la première condition consistant en un nom de domaine identique ou similaire à la marque à un point tel qu’il existe un risque de confusion, le panéliste conclut que l’omission, l’addition ou l’échange de lettres dans les noms de domaine litigieux n’est pas suffisant pour écarter la similarité de ces noms de domaine avec la marque protégée (v. Reuters Ltd. v. Global Net 2000, Inc., D2000-0441 (WIPO July 13, 2000) ; Pfizer Inc. v. BargainName.com, D2005-0299 (WIPO Apr. 28, 2005)). De surcroît, l’omission du mot « the » contenu dans la marque « THE NEW YORK TIMES » n’est pas non plus suffisante pour écarter la similarité (v. Mega Soc. v. LoSasso, FA 215404 (Nat. Arb. Forum Jan. 30, 2004)).
En ce qui concerne la seconde condition consistant à démontrer que le défendeur ne détient aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine, le panéliste conclut, conformément à l’argumentation du demandeur, que (i) le défendeur ne semble pas être connu sous les signes repris par les noms de domaines litigieux comme le démontre l’extrait du WHOIS (v. Tercent Inc. v. Lee Yi, FA 139720 (Nat. Arb. Forum Feb. 10, 2003)), (ii) le site vers lequel redirigent les noms de domaine n’est pas conforme à une offre légitime de produits ou de services (v. Skyhawke Techns., LLC v. Tidewinds Group, Inc., FA 949608 (Nat. Arb. Forum May 18, 2007)) et (iii) les noms de domaine litigieux correspondent en fait en une capitalisation sur les erreurs des internautes (typosquatting) excluant tout droit légitime sur ces noms (v. IndyMac Bank F.S.B. v. Ebeyer, FA 175292 (Nat. Arb. Forum Sept. 19, 2003)). Enfin, le panéliste remarque que le défendeur n’a pas fournit de réponse à ces arguments suffisamment convaincants du demandeur, ce qui permet de conclure à l’absence de droit et d’intérêt légitime du défendeur (v. Bank of Am. Corp. v. McCall, FA 135012 (Nat. Arb. Forum Dec. 31, 2002)).
Enfin, au regard de la troisième condition consistant à démontrer que l’usage et l’enregistrement des noms de domaine ont été effectués de mauvaise foi, le panéliste remarque en premier lieu que le passé de cybersquatter du défendeur est un élément jouant en sa défaveur concernant sa mauvaise foi (v. Nat’l Abortion Fed’n v. Dom 4 Sale, Inc., FA 170643 (Nat. Arb. Forum Sept. 9, 2003)). De plus, les noms de domaine ont pour effet de détourner la clientèle du titulaire de marque ce qui démontre également la mauvaise foi du défendeur (v. Red Hat, Inc. v. Haecke, FA 726010 (Nat. Arb. Forum July 24, 2006)). Enfin, le typosquatting qui a été prouvé au regard de la première condition est suffisant à lui seul pour démontrer la mauvaise foi du défendeur (v. Dermalogica, Inc. v. Domains to Develop, FA 175201 (Nat. Arb. Forum Sept. 22, 2003)).
Voici un succès tout à fait justifié du New York Times sur ce « cybersquatter fou » qui ne cesse d’accroître à lui seul la jurisprudence UDRP, qualité que ne sauraient, cependant, lui reprocher les juristes.

The New York Times Company v. Nadeem Qadir a/k/a Bladimir Boyiko a/k/a Cosmos1, FA1003001313509 (Nat. Arb. Forum April 28, 2010)

Mise au jour d’une vague sans précédent de typosquatting sur le « .fr » !

2010-04-30T12:15:00.003+02:00

L’INDOM a détecté une opération de typosquatting de grande ampleur qui concernerait pas moins de 738 noms de domaine en « .fr » typosquattant des noms de domaine détenus par des titulaires de marques renommées ou encore des administrations publiques. Ainsi, à titre d’illustration, ont été enregistrés les noms de domaine « leparisisen.fr », « confarama.fr », « facezbook.fr » ou encore « impotgov.fr ». Cette attaque a été réalisée en trois étapes : 187 noms de domaine frauduleux ont été enregistrés le 30 mars, puis 197 noms de domaine le 31 mars et enfin, et enfin, 354 noms de domaine le 11 avril. Ces noms de domaine ont été enregistrés au près d’un registrar situé aux Bahamas appelé « Internet. bs Corp. »… et tout ceci sous de fausses identités françaises. En tout ce ne sont pas moins de 11 fausses identités qui ont servies à la supercherie parmi lesquelles « Edmond Ockley », « Angelika Beaulieu », « Jennine Rochette » ou encore « Eliott Pigue » (c’est très bizarre, mais ces différents noms sonnent vraiment faux…). Ces personnes fictives auraient par ailleurs été associées à des communes françaises telles que Sarreguemines ou encore Taverny. Pierre Berecz, PDG de Indom, aurait déclaré que bien que le typosquatting soit une pratique frauduleuse bien connue, l’originalité de la présente attaque réside dans le fait que tous les secteurs sont touchés.
En définitive, l’INDOM qui est en premier lieu un registrar mais qui propose également des services de surveillance a réussi un beau coup de filet qui ne manquera pas de lui faire au passage un peu de publicité. Il semble que ce registrar utilise des robots spéciaux capables de détecter des enregistrements suspects. Quoi qu’il en soit, les titulaires des noms de domaine typosquattés ont, à présent, le loisir d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre de ces pirates qu’il conviendra, néanmoins, de démasquer… A noter qu’ils pourront également saisir le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) conformément aux principes de la « Procédure Alternative de Résolution des Litiges du .fr et du .re » (PARL).

La liste des noms de domaine frauduleux

Liens commerciaux : victoire légitime d’Amazon grâce une motivation bancale

2010-04-29T09:00:00.001+02:00

La cour de District du Colorado vient de rendre sa décision dans une l’affaire « Video Professor, Inc. v. Amazon.com, Inc. » dans laquelle une société éditrice de logiciels pédagogiques pour l’apprentissage de l’informatique poursuivait le géant du commerce en ligne pour avoir réservé des mots-clés reproduisant sa marque afin de déclencher des liens commerciaux redirigeant vers une de ses pages. Bien que cette page contienne des offres légales de vente des produits du titulaire de marque, le problème était qu’Amazon proposait également sur cette même page des offres alternatives. Et c’est en cela que Video Professor s’est senti lésée.
Cette plainte était quelque peu mal partie dans le contexte actuel notamment depuis l’arrêt rendue par la cour d’appel du 2nd Circuit dans l’affaire « Tiffany (NJ), Inc. v. eBay, Inc. » (No. 08-3947-cv (2d Cir. April 1, 2010)) dans laquelle les juges ont considéré, concernant des faits similaire, que « eBay a fait un usage de la marque pour décrire de façon exacte les véritables produits Tiffany offerts à la vente sur son site. […] [En outre,] [i]mposer une responsabilité en raison du fait qu’eBay ne peut garantir la régularité de tous les produits Tiffany offerts sur son site aurait pour conséquence de restreindre de les ventes légales de produits Tiffany ». Dans la présente affaire Amazon, le site de commerce électronique proposait également de façon légale les produits du titulaire et il était, ainsi, également possible de conclure que l’usage des mots-clés s’apparentait à un « usage nominatif » (nominative use) excluant la contrefaçon de marque. Les faits de l’affaire Tiffany étaient, du reste, plus accablants que ceux de la présente affaire Amazon puisque des produits contrefaisants étaient proposés sur le site de vente aux enchères en ligne alors que dans la présente affaire, seule une offre alternative était proposée. Il aurait été alors assez aisé pour la cour du District du Colorado de conclure à l’absence pure et simple de contrefaçon sans passer par le détour contractuel qu’elle emprunte en l’espèce.
En effet, Amazon fonda l’essentiel de son argumentation sur une clause comprise dans son « Manuel du Vendeur » (Vendor Manual) à laquelle avait consenti antérieurement Video Professor lorsque cette société avait décidé de vendre certains de ses produits sur Amazon. Cette clause stipulait que Video Professor concède une licence permettant à Amazon « l’usage mondial, perpétuel et sans rétribution » de ses marques… Par ailleurs était également ajouté au contrat une clause supplémentaire stipulant que la clause de licence survivrait à résiliation en tout ou partie du contrat… Bien que Video Professor ne soit pas un consommateur et que le droit américain sacralise l’autonomie de la volonté des parties, une telle licence semble toutefois caricaturale (pour ne pas dire abusive). Pourtant, le juge Robert E. Blackburn s’en lave les mains en rappelant que, en vertu du droit de l’Etat de Washington applicable au contrat, le juge est tenu d’appliquer les stipulations claires et non ambigües (Black v. National Merit Ins. Co., 226 P.3d 175 (Wash. App. 2010)). Par ailleurs, le juge exclut également l’annulation du contrat en raison de la mauvaise foi de Amazon dans la mesure où Vendor Manual ne se serait vue imposer aucune des clauses prévues dans le Manuel du Vendeur. Enfin, et c’est là que la décision mériterait d’être le plus critiquée, le juge rejette catégoriquement l’argument fondé sur la « substantive unconscionability » (mécanisme permettant au juge de rééquilibrer des contrats défavorisant trop une des deux parties) dans la mesure où la clause en question ne serait pas choquante à un degré tel qu’il est préférable de la modifier. Si une licence perpétuelle, mondiale et sans rétribution et qui plus est entièrement vague sur le type d’utilisation et non résiliable n’est pas une clause choquante, on se demande ce qui pourrait l’être ?...
En définitive, ce jugement passe, nous semble-t-il, complètement à côté de son sujet dans la mesure où (i) d’une part, il aurait été préférable de suivre une jurisprudence maintenant bien établie refusant de reconnaitre la contrefaçon de marque dans de telles circonstances en se fondant sur l’exception (certes un peu fumeuse) d’« usage nominatif » et (ii) d’autre part, le contrat sur lequel se fonde la cour de district aurait peut-être du être au pire ignoré par le juge, au mieux annulé en ce qui concerne la clause de licence d’utilisation des marques. Il serait intéressant que cette affaire soit rejugée en appel, ne serait-ce que pour arriver au même résultat mais de manière plus rigoureuse. Toutefois, la rigueur juridique et la clarté jurisprudentielle ne doivent pas être le souci principal de Video Professor…

Video Professor, Inc. v. Amazon.com, Inc., 1:09-cv-00636-REB-KLM (D. Colo. April 21, 2010)

Contrefaçon numérique : les héritiers de Michael Jackson ne perdent pas le nord !

2010-04-28T09:00:00.000+02:00

Cela fait maintenant bientôt un an que le « dieu de la pop » est décédé et pourtant, il semble que ses héritiers aient bradé leur tenue de deuil contre celle, beaucoup plus plaisante, d’héritiers violés dans leur droit. Ils viennent, en effet, d’annoncer que juge fédéral Dolly M. Gee leur a accordé une injonction à l’encontre de Melissa Johnson domiciliée en Californie qui avait créé la fondation « Heal The World ». Dans le cadre de cette fondation, Melissa Johnson utilisait, en plus de ce titre bien connue de Michael Jackson, les noms et marques revenant de droits aux héritiers et tout ceci via plusieurs sites internet. Bien que Michael Jackson ait créé une fondation portant le même nom en 1992, cette dernière est demeurée inactive depuis plusieurs années.
Dans son opinion, le juge Gee aurait conclu que les sites internet en cause portent à confusion dans la mesure où un internaute moyen pourrait croire qu’ils seraient spécialement affiliés à la star de la pop ou plutôt à ses héritiers. En outre, Melissa Johnson est également reconnue coupable de cybersquatting dans la mesure où elle aurait tenté d’enregistrer les noms de domaine « mjaid.com » et « mjquotes.com » (les initiales « mj » étant également sources de confusion). Selon des sources non vérifiées, la défenderesse aurait d’ailleurs tenté d’enregistrer environ une quarantaine de noms de domaine dérivés des marques dont les héritiers de Michael Jackson sont titulaires… Si tel est le cas, les intentions de celles-ci sont, au final, plutôt claires ! Quoi qu’il en soit, cette action démontre que l’héritage de Michael Jackson est tombé entre de bonnes mains qui sauront en maximiser la valeur.

Nevada, Ultimate fighting et cybersquatting !

2010-04-27T16:58:00.002+02:00

La société Zuffa, LLC, titulaire des marques « THE ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP » et « UFC » pour la désignation de produits liés à l’ultimate fighting vient d’engager une action réelle (in rem action) devant la cour de District du Nevada aux fins de récupérer le nom de domaine « theultimatefighter.com ». Le nom de domaine litigieux a été enregistré par un particulier, Anton Resnick, le 22 janvier 2004 pour rediriger vers une page Yahoo ! dédiée à plusieurs arts martiaux.
La plainte vise notamment la mauvaise foi de Resnick qui aurait enregistré le nom de domaine pour tirer profit de la marque détenue par Zuffa. Toutefois, ces allégations demeurent très générales et l’on sent à la lecture de l’argumentation que la société spécialisée dans l’ultimate fighting était à cours d’arguments. Zuffa se contente, en effet, que d’affirmer la mauvaise foi du prétendu cybersquatter sans pour autant, à notre sens, la prouver. Plus intéressant encore, le litige ne se fonde pas sur les deux marques précitées qui ne sont que similaires au nom de domaine mais à une troisième marque, « THE ULTIMATE FIGHTER », identique au nom de domaine, que Zuffa aurait acquise en 2003 par usage en relation avec un show de téléréalité. Or, l’enregistrement du nom de domaine ayant été réalisé début 2004, la plainte devrait en toute logique aboutir à une issue favorable pour le titulaire de cette marque. Oui mais le problème est que le show en question n’a été diffusé qu’à partir de 2005… Les juges devront donc déterminer exactement le moment auquel la marque a acquis une « signification secondaire » (secondary meaning) correspondant à l’obtention du droit sur la marque par Zuffa sous l’angle de la common law. En outre, Zuffa détient également un droit fédéral sur cette marque mais l’enregistrement de celle-ci (qui correspond à l’obtention de ce droit subjectif fédéral) date de juin 2004, ce qui est postérieur à l’enregistrement du nom de domaine ayant eu lieu en janvier.
En définitive, il était fort à parier qu’un tel nom de domaine susciterait des convoitises, l’ultimate fighting étant de plus en plus populaire aux Etats-Unis. Le nom de domaine « theultimatefighter.com » est ainsi, sans aucun doute, une vraie mine d’or en termes de trafic généré. Or, sans tomber dans le cliché, tout ce qui brille et appâte le client n’est-il pas la chose la plus importante dans le Nevada ?...

La plainte déposée par Zuffa, LLC (D. Nev. April 21, 2010)

Le droit des marques n’a pas l’exclusivité du contentieux des liens commerciaux

2010-04-26T11:42:00.004+02:00

C’est l’enseignement à tirer de la plainte déposée par Beverly Stayart, une activiste pour la défense des droits des animaux connue aux Etats-Unis, devant la cour du District Est de l’Etat du Wisconsin mardi dernier. En l’espèce, la demanderesse se plaint du fonctionnement de l’outil de suggestion de mots-clés accompagnant le programme Adwords de Google qui proposerait l’association de son diminutif « Bev Stayart » avec le mot « Levitra » qui n’est autre que le nom d’un médicament destiné à traiter les problèmes d’érection à l’instar du Viagra… On comprend que l’association n’est pas vraiment flatteuse même si la demanderesse ne pouvait en aucun cas se sentir visée puisqu’appartenant à la gente féminine.
La plainte se fonde essentiellement sur l’« appropriation frauduleuse du nom » de la demanderesse (name misappropriation) ayant entraîné une violation de son « droit de publicité » (right of publicity) au sens de l’article 995.50(2)(b) de la loi du Wisconsin. A noter que le droit de publicité est un concept américain consistant en une protection de la valeur commerciale développée par les individus célèbres autour de leur nom. Beverly Stayart n’en est pas à son premier coup d’essai puisqu’elle a déjà tentée une action similaire devant la même cour à l’encontre du moteur de recherche Yahoo ! qui aboutit, il y a moins d’un an, à un échec (v. Stayart v. Yahoo!, Inc., 2009 WL 2840478 (E.D. Wis. Aug. 28, 2009). Nous sommes donc en présence d’une récidive de sa part, Bev Stayart étant, semble-t-il, assez portée sur ce que l’on appelle les « recherches de vanité » (vanity search ou encore egosearching) consistant à manifester un intérêt prononcé pour son référencement personnel sous Google. Quoi qu’il en soit, l’association entre son nom et le médicament semble maintenant bien ancrée sur les réseaux en raison de hackers ayant cherché à détourner son nom pour augmenter le trafic sur les sites proposant à la vente ce médicament. Mais comme le remarque Thomas Claburn du site InformationWeek, cette plainte risque bien d’avoir l’effet pervers d’augmenter la pertinence de l’association entre le nom de la demanderesse et le Lévitra et donc de rendre la suggestion de mots-clés « Bev Stayart Levitra » encore plus justifiée du point de vue statistique !.... Tout ceci alors même que cette nouvelle plainte a de grande chance de se solder comme la précédente par une absence de condamnation du moteur de recherche.
En définitive, cette plainte démontre que les titulaires de marques ne sont pas les seuls à contrôler de très près ce qui se passe dans le cadre du programme Adwords. D’ailleurs, en l’espèce, les titulaires de la marque « LEVITRA » (Bayer AG, GSK et SP) auraient été tout aussi fondés à intenter une action à l’encontre de Google pour avoir suggéré au premier venu de capitaliser sur leur marque. Peut-être d’ailleurs auraient-ils pu également ajouter une demande subsidiaire visant à condamner Google pour avoir terni l’image de leur marque en l’association en Beverly Stayart… Tout est une question de point de vue !

Stayart v. Google, Inc., 2:10-cv-00336-LA (E.D. Wis. complaint filed April 20, 2010)

Affaire « letztalk.com » : l’automatisation de la rédaction des plaintes décriée

2010-04-23T14:31:00.007+02:00

La présente affaire opposait la société californienne « Letstalk.com, Inc. » spécialisée dans le matériel de communication sans fil et titulaire de la marque « LETSTALK.COM » et du nom de domaine « letstalk.com » à la société russe « Inofirma, Ltd » qui enregistra le nom de domaine « letztalk.com » pour notamment rediriger vers un forum de discussion et un site de réseau social. Il y avait ainsi d’un côté un demandeur qui « criait » au typosquatting (la différence entre les deux noms de domaine consistant dans le remplacement de la lettre « s » par la lettre « z ») alors que de l’autre, le défendeur se réclamait de sa bonne foi et de sa seule intention de capitaliser sur le sens générique du nom de domaine pouvant être lu comme la phrase « Let’s talk ». Mais au-delà de ces faits bien classiques, le paneliste souleva un point qui fut capital dans cette affaire.
Après relecture de la plainte déposée par Letstalk.com, Inc., le paneliste considéra que celle-ci fut préparée de manière entièrement automatisée sans aucune relecture humaine. En effet, cette plainte fit référence, par exemple, aux marques et aux noms de domaine litigieux au pluriel alors que cette affaire ne concernait qu’une seule marque et qu’un seul nom de domaine. Mais plus grave encore, l’argumentation elle-même fut impactée par l’automatisation puisque certains arguments récurrents en matière de contentieux de noms de domaine mais non pertinents en l’espèce étaient reproduits (i.e. le fait que le paneliste ne doive pas tenir compte du « .com » du nom de domaine pour le comparer à une marque alors qu’en l’espèce la marque était elle aussi composée d’un « .com »). Dès lors, le paneliste, quelque peu froissé par ce manque de diligence du demandeur, refusa de considérer les éléments additionnels à la plainte invoqués par le demandeur (v. America Online, Inc. v. Anil Thricovil, FA 638077 (Nat. Arb. Forum Mar. 22, 2006)) pour améliorer la qualité de son argumentation.
Au-delà de ce refus, il semble bien que l’automatisation de la plainte ait également eu des conséquences au stade de l’analyse du litige puisque dans une motivation très laconique, le paneliste conclut que bien que le défendeur ait eu l’intention de tirer profit de cet enregistrement du nom de domaine litigieux par sa revente, il est tout aussi probable que la valeur tirée de ce nom de domaine provient de son caractère générique que de sa similarité avec la marque du demandeur. De surcroît, le paneliste refusa d’admettre la mauvaise foi du défendeur en dépit du fait que celui-ci connaissait l’existence de la marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine. A n’en pas douter, cette analyse est plus que favorable au défendeur et il est très probable qu’un arbitre bien moins vexé par l’automatisation des plaintes aurait pu arriver à une conclusion différente sur le fond…
Quoi qu’il en soit, le présent paneliste n’alla pas au bout de sa logique puisqu’il refusa au final de qualifier le comportement du demandeur de « reverse domain name hijacking » en dépit de la légèreté dont celui-ci fit preuve dans la rédaction de la plainte. Une fois n’est pas coutume, il nous parait très juste de ne pas avoir retenu cette qualification en l’espèce puisqu’automatiser le processus de rédaction des plaintes n’a pas de rapport immédiat avec le caractère abusif de celles-ci. En définitive, il serait temps d’améliorer le processus d’automatisation pour ne pas arriver à un résultat contreproductif consistant à « se mettre à dos » le paneliste appelé à juger l’affaire…

Letstalk.com, Inc. v. Inofirma, Ltd c/o Domain Administrator, FA1002001310279 (Nat. Arb. Forum April 21, 2010)

Vacances : Ralentissement des publications du 16 au 23 avril

2010-04-16T09:00:00.000+02:00

Le blog « Webmarklaw.com » va connaître une semaine d’activité très réduite puisque je pars en vacances pour une semaine entre aujourd’hui et vendredi prochain. En attendant, je vous invite à consulter les blogs de mes partenaires :

• Cejem.com : site de mon centre de recherche sur lequel les membres publient des articles de fond
• Pmdm : le blog de Frédéric Glaize dédié au droit des marques avec qui j’ai organisé le podcast
• TICproQuo : le blog de Miroslav Kurdov dédié au droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle avec lequel Webmarklaw.com vient de conclure un partenariat.

Par ailleurs, je vous invite à vous inscrire au projet communautaire « ip-sharing » consistant à partager le maximum d’informations sur la propriété intellectuelle.

Bon week-end et bonne semaine !

Affaire « Subway » : aucune condition du paragraphe 4(a) des principes UDRP ne doit être négligée

2010-04-14T12:33:00.003+02:00

L’affaire « Subway » concernait un litige arbitrale entre la société Doctor’s Associates, Inc. basée en Floride et titulaire de la marque renommée « Subway » et la société Atomix basée en Arizona qui avait enregistré le nom de domaine "mysubwsayrewards.com" pour rediriger vers un site proposant des chèques cadeaux valides dans les restaurant du demandeur. L’affaire paraissait bouclée d’autant que le défendeur n’avait pas adressé d’argument en réponse à ceux évoqués dans la plainte…
Et pourtant, Doctor’s Associates vient de subir un revers douloureux dans la mesure où le paneliste refusa d’admettre que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque à un point tel qu’il existe un risque de confusion, ce qui est, au demeurant, la première exigence (souvent aisément démontrée) du paragraphe 4(a) des principes UDRP pour prouver le cybersquatting. En premier lieu, le paneliste remarque que bien qu’il ne soit pas tenu de comparer le nom domaine associé à l’extension « .com » à la marque, il est nécessaire de prendre en compte tous les mots se trouvant à la gauche du « . ». En l’espèce il fallait donc bien prendre en considération « my » et « rewards ». De surcroît, le paneliste rappelle de manière rigoureuse que la comparaison entre le nom de domaine litigieux et la marque ne doit pas prendre en considération d’éléments étrangers tels que l’impression commerciale globale ou encore le contenu du site vers lequel le nom de domaine dirige (v. Telstra Corporation Limited v. Mandino Pty Ltd, WIPO Case No. DAU2006-0006 ; Scholastic Inc. v. ScholasticAdvising.com and Ramit Sethi, WIPO Case No. D2001-0946 ; Thomas Cook Holdings Limited v. Sezgin Aydin, WIPO Case No. D2000-0676). Enfin, le titulaire d’une marque ne saurait démontrer automatiquement la similarité d’un nom de domaine litigieux seulement à partir du moment où il détient un droit sur une marque et que cette marque est reproduite dans un nom de domaine (v. Research in Motion Limited v. One Star Global LLC, WIPO Case No. D2009-0227). En d’autres termes, un titulaire de marque n’a pas de droit sur toutes les combinaisons possibles de mots avec sa marque au sein d’un nom de domaine.
Au final, le paneliste conclut (et c’est là que le bas blesse…) que bien que le niveau de preuve quant à l’existence d’une similarité entraînant un risque de confusion soit relativement bas, il n’en demeure pas moins nécessaire de satisfaire cette exigence pour pouvoir démontrer l’existence d’un cybersquatting…

Doctor’s Associates Inc. v. Atomix, Case No. D2010-0060 (WIPO April 6, 2010)

Etats-Unis : un hébergeur reconnu complice de contrefaçon des marques Vuitton

2010-04-13T14:19:00.003+02:00

La Cour du District Nord de Californie (San Jose) a rendu son verdict très attendu dans une affaire « Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc. », 2010 U.S. Dist. LEXIS 34021 (N.D. Cal. 2010). En l’espèce, la société Louis Vuitton avait engagé des poursuites à l’encontre d’Akanoc Solutions, un prestataire d’hébergement pour complicité de contrefaçon (contributory infringement) sur le terrain du droit d’auteur et du droit des marques (seul ce dernier fondement nous intéressera). Il était reproché à l’hébergeur de ne pas avoir prévu de procédures spécifiques en cas de contrefaçon de marque. De surcroît, bien qu’Akanoc disposait de moyens techniques pour stopper l’accès aux sites internet contrefaisants hébergés sur ses serveurs, cet hébergeur ne manifesta aucune réaction lorsque Vuitton l’informa que certains des sites hébergés proposaient des contrefaçons. Le jury réuni par la cour de district californienne a rendu son verdict et accordé pas moins de 10,5 millions de dollars au titre de la complicité pour contrefaçon.
L’intérêt de cet arrêt est de confirmer une tendance, également observée dans l’arrêt « Tiffany », des juridictions américaines à se concentrer sur les procédures que proposent les fournisseurs de services sur internet aux titulaires de marques pour signaler des actes de contrefaçon. Jusqu’à aujourd’hui, en effet, ces fournisseurs de service pensaient qu’ils n’étaient pas tenu de proposer de telles solutions en matière de contrefaçon de marque car le Lanham Act, à l’inverse du Digital Millenium Copyright Act (DMCA) concernant les droits d’auteur, ne prévoit pas de régime de responsabilité articulé autour des notions de « notification » (ou « takedown notice ») et de « responsable de la contrefaçon » (ou « DMCA copyright agent »). La présente décision « Akanoc » ainsi que l’arrêt « Tiffany » démontrent que la jurisprudence américaine compte bien combler ce manque législatif en imposant un degré similaire de diligence de la part des fournisseurs de service en ce qui concerne la lutte contre la contrefaçon réalisée par le biais de leurs services. Les conclusions opposées auxquelles sont arrivés les juges dans ces deux affaires illustrent très bien ce phénomène. Dans l’affaire « Tiffany », eBay avait mis en place une politique de lutte contre la contrefaçon, point sur lequel la Cour d’appel du 2nd Circuit avait insisté dans son analyse de la complicité de contrefaçon de marque ayant abouti à l’absence de sanction contre le site de vente aux enchères en ligne. Dans la présente affaire « Akanoc », le défendeur n’avait mis en place aucune procédure spécifique et c’est, semble-t-il, un des points essentiels pour lesquels le jury a retenu la complicité de contrefaçon.
En définitive, il semble que se dessine une jurisprudence de plus en plus précise sur le régime de la complicité de contrefaçon (contributory infringement) de marque sur internet consistant en (i) un alignement sur le régime de responsabilité prévu par le DMCA et (ii) une prise en compte explicite des efforts fournis par un prestataire de services pour lutter contre les contrefaçons réalisées à l’aide de ses services.

Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc., 2010 U.S. Dist. LEXIS 34021 (N.D. Cal. 2010)

Affaire « mia.com » : Encore une occasion manquée de qualifier le Reverse Domain Name Hijacking

2010-04-12T14:07:00.004+02:00

Cela fait maintenant plusieurs fois que nous avons commenté des décisions arbitrales UDRP en regrettant que le panel refuse de qualifier ce qui est communément appelé le « Reverse Domain Name Hijacking » (ou reverse cybersquatting). Rappelons que cette notion visée par le paragraphe 15(e) des règles UDRP au nom quelque peu barbare correspond en réalité très simplement à l’abus de procédure UDRP dont certains titulaires de marques font preuve en dénonçant des faits de cybersquatting à l’encontre de propriétaires de noms de domaine parfaitement légitimes. La récente décision du National Arbitration Forum (NAF) dans une affaire « Mosaic International, LLC v. PZ » (April, 7th, 2010) ou affaire « mia.com » témoigne à nouveau de ce phénomène.
En l’espèce, il s’agissait de poursuites engagées par une société californienne titulaire de la marque « MIA » utilisée pour du matériel de coiffure à l’encontre d’une particulière qui avait enregistré le nom de domaine « mia.com » en 1995 pour la fourniture d’un serveur d’emails (ou babillard) destiné aux employés de la ville de Miami en Floride. Le paneliste s’attacha, en premier lieu, à déterminer si les trois conditions pour qu’il y ait cybersquatting étaient remplies. De façon assez originale, le paneliste étudia tout d’abord la troisième condition à savoir l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi par le défendeur. Sur ce point, le paneliste constate de manière très laconique que l’enregistrement du nom de domaine ayant eu lieu bien avant l’usage du signe à titre de marque par le demandeur, il ne peut y avoir d’enregistrement ou d’usage du nom de domaine litigieux de mauvaise foi (v. Interep Nat'l Radio Sales, Inc. v. Internet Domain Names, Inc., D2000-0174 (WIPO May 26, 2000) ; Telecom Italia S.p.A. v. NetGears LLC, FA 944807 (Nat. Arb.Forum May 16, 2007)). Ensuite, le paneliste revient sur les deux premières questions en constatant simplement que dès lors que la mauvaise foi n’est pas démontrée, il n’est pas nécessaire de s’attarder sur celles-ci.
Enfin et surtout, concernant la demande adressée par le défendeur visant à ce que le demandeur soit reconnu coupable de reverse domain name hijacking, le paneliste conclut de manière encore plus laconique que « Bien que le Panel ait déterminé que le demandeur n’a pas satisfait les exigences posées par [les règles UDRP pour qualifier le cybersquatting], cela n’impose pas nécessairement de conclure à un reverse domain name hijacking à l’encontre du demandeur » (v. ECG European City Guide v. Woodell, FA 183897 (Nat. Arb. Forum Oct. 14, 2003)). Il est vrai que la défenderesse n’avait pas aidé le paneliste en l’espèce puisqu’elle avait seulement introduit sa demande en disant que le demandeur n’ayant pas engagé de poursuites à son encontre en toute bonne foi, il devait être jugé coupable de reverse domain name hijacking. Toutefois, il était aisé de considérer que le demandeur ayant engagé des poursuites contre le propriétaire d’un nom de domaine l’ayant déposé pas moins de 15 plus tôt (soit 9 ans avant qu’il n’utilise sa marque), il cherchait à récupérer le nom de domaine en toute mauvaise foi et utilisait de manière abusive la procédure UDRP pour pouvoir bénéficier d’un nom de domaine qui, par manque de chance, ne lui revenait pas ! Décidemment, que ce soit des panelistes de l’OMPI ou du National Arbitration Forum, la prudence semble être de mise pour ce qui concerne toute qualification qui n’est pas absolument nécessaire pour la résolution du litige. Bien que certaines décisions servent de précédents pour définir la notion de reverse domaine name hijacking, telles que Liquid Nutrition Inc. v. liquidnutrition.com/Vertical Axis Inc., Case No. D2007-1598 (WIPO 2007) ou Urban Logic, Inc. v. Urban Logic, Peter Holland, Case No. D2009-0862 (WIPO 2009), on manque encore de recul pour bien cerner cette notion qui, au demeurant, mériterait qu’on y associe des sanctions plus lourdes…

Mosaic International, LLC v. PZ - No Auction, FA1002001307578 (NAt. Arb. Forum April 7, 2010)

Revue de Tweets par Webmarklaw.com #1

2010-04-10T14:05:00.004+02:00

Voici une revue des tweets qui ont été retweetés par Webmarklaw.com. Ces liens présentent le titre des tweets suivi de la source du tweet (et pas forcément de l'article associé) entre parenthèses.

- Yahoo Files Trademark Application to Own "It's You" Expression (WTRMagazine RT @iPchicca)
- Google Gives the US Government Access to Gmail (PrivacyLaw)
- WIPO reports increase cybersquatting disputes (IPThinkTank)
- Les URL courtes: une corde de plus à l'arc des pirates du net (alexandrenappey)
- Google search: more links are malicious than you realize (aixtal)
- WIPO to provide Dispute Resolution Services for TV Show Format Industry (droit_ntic)
- Eye tracking: où va le regard des internautes? (CaddreReputation)
- Espagne: Google obligé de retirer des données personnelles de résultats de recherche (CedricManara)
- TTAB Resumes Proceedings in Oldest Pending Cases (TTABlog)
- Le rapport du Forum des Droits sur l'Internet sur la publicité ciblée n'a été remarquée que par... 5 journaux ? (CedricManara)
- Discuss This Post-Tiffany/eBay Fact Pattern (TrademarkBlog)
- NewTimes: Rwanda to Manage "dot rw" domain (ccTLDNews)
- Goodwill Industries Announces Domain Name Donation Program (domainnamenews)
- La justice privée pour les noms de domaine est-elle équitable? (alexandrenappey)

Affaire « Laxton» : entre vol de noms de domaine et conflit de lois

2010-04-09T13:57:00.003+02:00

La cour d’appel du 9e Circuit vient de rendre sa décision dans une affaire « CRS Recovery, Inc. v. Laxton » qui présentait des fait, au final, plutôt complexes, qu’il est possible de résumer de la manière suivante : la société demanderesse avait confié la gestion de deux noms de domaine à une autre société qui, ayant fait faillite, n’avait pu correctement renouveler un des noms de domaine. Un individu enregistra le premier de ces noms de domaine. Il récupéra ainsi l’adresse mail initialement utilisée par l’administrateur des noms de domaine et ordonna alors, par ce biais, le transfert du second nom de domaine à son actif. Ce second nom de domaine acquis frauduleusement fut revendu plusieurs fois jusqu’à ce qu’un certain John Laxton en fasse l’acquisition de toute bonne foi. Confrontée à ce litige, la cour d’appel du 9e Circuit se devait de répondre à deux questions : (i) quelle était la loi applicable en l’espèce ? ;(ii) à qui devait revenir la propriété du nom de domaine frauduleusement dérobé ?
En ce qui concerne le conflit de lois, la société demanderesse située en Virginie exigeait l’application de la loi californienne alors que le défendeur domicilié en Californie demandait l’application de la loi de l’Etat de Virginie. La cour d’appel du 9e Circuit rappelle le test applicable en trois étapes : (1) Les lois en conflit des deux Etats différent-elles substantiellement ? (2) Si oui, y-t-il un conflit d’intérêts entre ces deux Etats quant à l’application de leurs propres lois aux faits d’espèce ; (3) Si oui, lequel de ces deux Etats subirait le plus de dommage à ne pas voir sa loi appliquée en l’espèce (v. Abogados v. AT&T, Inc., 223 F.3d 932, 934 (9th Cir. 2000)). Il convient de noter qu’à défaut de démontrer ces trois étapes, la loi du forum (californienne en l’espèce) est applicable.
La cour d’appel étudia donc en premier lieu si les lois californienne et virginienne différaient substantiellement en l’espèce. La loi californienne traite le nom de domaine en tant que propriété incorporelle (v. Kremen v. Cohen, 337 F.3d 1024, 1030 (9th Cir. 2003)). Concernant la loi virginienne, le défendeur invoquait le fait que celle-ci définit un nom de domaine comme un droit contractuel. Pourtant, la cour d’appel interprète de façon différente la loi de cet Etat (et notamment l’arrêt Network Solutions, Inc. v. Umbro International, Inc., 529 S.E.2d 80 (Va. 2000)) comme définissant le nom de domaine en tant que propriété incorporelle à l’instar de la loi californienne. Dès lors, en l’absence de véritable différence de traitement des faits d’espèce par les lois en conflit, la cour d’appel décide d’appliquer la loi du for c’est-à-dire la loi californienne.
Une fois le conflit de lois résolu, la cour d’appel s’attacha à déterminer laquelle des deux parties disposait d’un droit supérieur sur le nom de domaine. En vertu de la loi californienne, la « conversion » est le fait pour un individu de se comporter en tant que propriétaire d’une chose alors même qu’il ne dispose d’aucun titre de propriété sur celle-ci. Si la « conversion » est démontrée le véritable propriétaire est en droit d’exiger la possession de la chose. Toutefois, la loi californienne reconnaît une exception dite de « l’acheteur innocent » qui échappe à la « conversion » s’il n’a eu connaissance (ou ne pouvait être considéré comme ayant eu connaissance) de l’acte frauduleux d’acquisition du bien par le vendeur auquel il a acheté ce bien. Sur ce point, la jurisprudence fait une distinction subtile entre l’acheteur ayant acquis le bien auprès d’un vendeur ayant commis un « vol » et l’acheteur ayant acquis le bien auprès d’un vendeur ayant commis une fraude (State Farm Mut. Auto. Ins. Co. v. Dep't of Motor Vehicles, 62 Cal. Rptr. 2d 178, 181 (Ct. App. 1997)). Seul le second peut éventuellement se prévaloir de la défense fondée sur la notion d’« acheteur innocent ». La cour d’appel souligne donc qu’en l’espèce la question est de savoir si l’individu qui avait ordonné le premier transfert du nom de domaine a commis une fraude ou bien un vol. Pour répondre à cette question, la cour d’appel décide au final de renvoyer l’affaire devant les juridictions du premier degré qui devront ordonner de plus amples recherches factuelles.
En définitive, la cour d’appel du 9e Circuit nous livre donc une analyse assez fine de faits plutôt complexes même si nous restons quelque peu sur notre faim… Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre la décision des juges du premier degré qui devront faire une analyse très subtile pour déterminer si le premier transfert du nom de domaine est un « vol » ou bien une simple « fraude »… Il semble que la clé pour mener une telle distinction soit la volonté du premier propriétaire en ce sens que si il n’a pas cédé volontairement le bien, le transfert de ce bien doit être considéré comme un vol alors que la fraude consiste, semble-t-il, en un transfert frauduleux ayant néanmoins été volontairement opéré par le propriétaire initial. En l’espèce, les faits semblent montrer qu’il s’agit d’un vol puisqu’à aucun moment, le propriétaire initial semble avoir volontairement transféré le nom de domaine. Il convient, toutefois, de rester prudent en l’absence d’éléments de faits plus précis.

CRS Recovery, Inc. v. Laxton, No. 08-17306 (9th Cir. April 6, 2010)

Typosquatting: Microsoft sort l’artillerie lourde !

2010-04-08T13:50:00.002+02:00

Microsoft a déposé, le mois dernier, une plainte devant la cour du District Ouest de l’Etat de Washington pour violation de l’« Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act » (ACPA), contrefaçon de marque, atteinte à la marque renommée, publicité mensongère et concurrence déloyale. Le défendeur, un particulier répondant au nom de Alf Temme, propriétaire d’une société de vente de matériel sportif a, effet, eu la brillante idée de réserver des noms du domaine du type « ho0tmail.com », « hotma9l.com » ou encore « hotawil.com » pour rediriger les internautes saisissant l’adresse « www.hotmail.com » avec une faute de frappe vers le site de son entreprise. Ce type de comportement est un classique du genre. Pourtant, Alf Temme aurait confié à la presse son étonnement quant au dépôt d’une plainte par Microsoft. Premièrement, il considère que cet usage n’entraine absolument aucune confusion entre l’usage de la marque « HOTMAIL » pour désigner les services de Microsoft et l’usage des termes modifiés pour diriger vers son site de vente de matériel sportif. Deuxièmement, il se déclare choqué que Microsoft n’est pas en premier lieu tenté de le raisonner par une lettre de mise en demeure avant de recourir aux grands moyens…
Ce que semble oublier Alf Temme est que, d’une part, ses actes de typosquatting peuvent laisser croire à un consommateur d’attention moyenne que Microsoft sponsorise ou, à tout le moins, autorise ses activités. Par ailleurs, un représentant de la firme de logiciel aurait déclaré que si Microsoft n’envoie plus de lettre de mise en demeure c’est précisément pour éviter que les typosquatters ne revendent les noms de domaine à la sauvette pour échapper à toute poursuite et tirer toutefois un profit de ces enregistrements litigieux.
Quoi qu’il en soit, Alf Temme risque gros dans cette affaire puisque Microsoft demande des dommages et intérêts de 100.000 dollars par nom de domaine litigieux… sachant qu’Alf en a enregistré pas moins de 24 ! Ca laisse rêveur…

La plainte déposé par Microsoft (W.D. Wash. March 2010)

Affaire « Gallup » : Réseaux numériques et extraterritorialité d’un droit de marque américain

2010-04-07T10:45:00.005+02:00

Dans une récente affaire « Gallup, Inc. v. Bus. Research Bureau(Pvt.) Ltd », 2010 WL 545857 (N.D. Cal. 2010), la cour du District Nord de Californie fut confrontée à la question de la territorialité du droit de marque dans les réseaux numériques. Le droit de marque étant, en effet, par essence territorial c’est-à-dire limité à un territoire donné (où la marque est enregistrée ou utilisée), seul un usage non autorisé du signe sur ce territoire peut être constitutif d’une atteinte au droit de marque. Toute la question est alors de savoir à partir de quel moment un usage numérique d’une marque peut être considéré comme réalisé sur le territoire où la marque est protégée. Une façon quelque peu distincte d’étudier ce problème consiste à déterminer non pas si le principe de territorialité limite le droit de marque dans un cas d’espèce mais si le droit de marque peut être appliqué exceptionnellement de manière extraterritoriale. Bien que fondamentale, cette question est encore trop peu traité en jurisprudence. La présente affaire est donc l’occasion de revenir sur ce sujet sous l’angle du droit américain.
En l’espèce, il s’agissait d’une action en contrefaçon engagée par la société américaine Gallup, Inc., titulaire de la marque renommée « GALLUP » pour la désignation de services de recherche d’informations économiques et de sondages à l’encontre d’une société pakistanaise également spécialisée dans les sondages d’opinion utilisant la dénomination sociale « Gallup Pakistan » et maintenant un site internet à l’adresse « www.gallup.com.pk ». En 2008, Gallup Pakistan mena six sondages d’opinion sur les élections pakistanaises dont les conclusions principales furent reprises dans la presse américaine notamment le « New York Times » ou encore « Reuters » qui attribuèrent, de manière incorrecte, ces sondages à Gallup, Inc.. Cette dernière société intenta donc une action en contrefaçon de marque à l’encontre de la société pakistanaise en raison (i) de l’usage de la marque GALLUP sur un site internet rédigé en langue anglaise et (ii) l’usage de la marque GALLUP par la société pakistanaise dans ses résultats de sondages publiés dans la presse américaine.
La cour du District Nord de Californie était donc confrontée à la question de l’application du principe de territorialité de la marque. Plus exactement, la question était non pas de savoir si le principe de territorialité de la marque empêchait une action à l’égard de la société pakistanaise mais plutôt si le droit américain (et la protection de la marque américaine en découlant) pouvait être appliqué extraterritorialement aux activités dénoncées. Pour ce faire, il était nécessaire à la cour de suivre le test en trois étapes en vigueur dans son Etat : (1) les activités extraterritoriales ont-elles des effets sur le commerce extérieur américain ? (2) ces effets sont-ils suffisants pour entraîner un dommage substantiel au demandeur, ? (3) les intérêts du commerce extérieur américain sont-ils suffisamment important pour justifier l’application extraterritoriale du droit américain ?
Concernant la première partie du test, la cour conclut que l’effet des activités de la société demanderesse est au final peu important dans la mesure où il s’agit seulement d’un usage de la marque pour six sondages d’opinions. Concernant la seconde partie du test, la cour conclut qu’il est très peu probable qu’un effet si peu important de l’usage puisse entraîner un dommage substantiel au demandeur. Par là-même, la cour souligne une certaine redondance entre les deux premières parties du test. Enfin, s’agissant de la troisième partie du test, la cour conclut qu’il existe un risque imminent de conflit avec une législation étrangère dans la mesure où un contentieux existe déjà au Pakistan entre les deux parties sur la question de la titularité de la marque GALLUP.
En définitive, cette récente décision démontre que dans le cadre d’un usage numérique d’une marque américaine par une société étrangère, il est très peu probable qu’une cour reconnaisse l’application extraterritoriale du droit américain si les activités ont un impact limité sur le commerce américain et si les deux parties sont déjà engagées dans un contentieux à l’étranger. C’est donc une position relativement raisonnable qu’adoptent les juges américains sur cette question bien délicate… voire même très politique.

L’« Utah E-Commerce Integrity Act » : une loi spécialement dédiée au cybersquatting

2010-04-06T13:37:00.003+02:00

Les titulaires de marques en rêvaient, l’Utah l’a fait… Il s’agit de la première législation étatique américaine ayant pour objectif de lutter contre le cybersquatting que les représentants de l’Utah viennent de voter. Elle s’appelle l’« Utah E-Commerce Integrity Act » (S.B. 26). Cette loi vient compléter l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), loi fédérale promulguée en 1999. L’Utah Technology Council (UTC) considérait en effet depuis longtemps cette législation fédérale peu efficace. Le sénateur Stephen H. Urquhart, qui est le principal instigateur de cette loi, a d’ailleurs souligné : « C’était d’une importance vitale que nous votions le E-Commerce Integrity Act. Il est important que nos entreprises puissent bénéficier d’actions ouvertes dans notre système judiciaire. Cette loi crée des sanctions à l’encontre des cybersquatters en vigueur dans l’Utah qui sont un peu plus lourdes que les seules sanctions proposées au niveau fédéral ».

Concrètement, en plus d’alourdir les sanctions à l’encontre des cybersquatters, cette loi permet également de poursuivre des tiers ayant aidé les cybersquatters dans la commission de leur délit. Ce texte s’attaque également au phishing et au pharming en permettant aux registrars et aux fournisseurs d’accès de bloquer l’accès à un site frauduleux. Il est, néanmoins, permis de douter de la portée de cette loi seulement applicable dans l’Utah peuplé par un peu plus de 2 millions d’habitants c’est-à-dire presque deux fois moins que la région PACA…
Toutefois, le CADNA (ou Coalition Against Domain Name Abuse) s’est réjoui de l’entrée en vigueur de cette loi étatique qui pourra servir de modèle pour d’autres Etats américains. Le président de cet organisme, Josh Bourne, aurait en effet déclaré : « Cette loi crée les outils dont les titulaires de marques ont besoin pour protéger leurs consommateurs et leurs marques sur l’internet, mais seulement pour ce qui concerne l’Utah. Le Congrès américain doit maintenant prendre les devants pour permettre aux individus d’être mieux protégés contre les cybercriminels. L’ACPA s’était fixé cet objectif mais est maintenant dépassé et doit être révisé ». Comme à l’accoutumé, l’Utah est à la pointe du droit des nouvelles technologies même si bien souvent cette position lui fait commettre des bourdes très largement dénoncées…

Utah E-Commerce Integrity Act, SB 26

Affaire « mamasandmunchkins.com » : pas de cybersquatting sans mauvaise foi caractérisée

2010-04-05T09:00:00.000+02:00

L’affaire « mamasandmuchkins.com » opposait, d’une part, une société californienne appelée « Munchkin, Inc. » titulaire de la marque « MUNCHKIN » qu’elle exploitait pour la vente de produits destinés à l’enfance et du nom de domaine « munchkin.com » qui redirigeait vers son site principal, et d’autre part, une société de l’Illinois appelée « Mamas and Munchkins, LLC » qui enregistra, en novembre 2005, le nom de domaine litigieux « mamasandmuchkins.com » pour distribuer des produits destinés aux enfants en bas âge et aux femmes enceintes. Autant dire que cette seconde société marchait sur les plates-bandes de la première si bien que cette dernière engagea une action UDRP à son encontre en janvier dernier.

La majorité de la discussion menée par le panel se concentre sur l’exigence d’un enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. Le panel souligne, à cet égard, une carence significative dans l’argumentation de la société demanderesse qui déduit la mauvaise foi de la simple utilisation d’un nom de domaine reproduisant une de ses marques protégées. Or, à l’inverse du droit américain des marques, une telle présomption n’est pas de mise dans le cadre de la présente procédure (v. Kellwood Company v. Onesies Corporation, WIPO Case No. D2008-1172) qui exige la démonstration claire que la société défenderesse connaissait les marques protégées et qu’elle avait l’intention de capitaliser sur la renommée de ces marques par l’enregistrement et l’usage du nom de domaine. En l’espèce, bien qu’il soit démontré que la société défenderesse connaissait les marques, la société demanderesse n’a, en revanche, pas réussi à démontrer une tentative d’exploitation du « goodwill » associé à ses marques par la défenderesse (v. Sophia’s Heritage Collection, Inc. v. Beverly Danusis, WIPO Case No. D2009-1752).
Au-delà de ces aspects peu originaux, l’intérêt de cette décision réside dans la reconnaissance par le panel de l’application des paragraphes 4(c)(i) et (ii) des Principes UDRP à l’espèce : « Si la commission considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés, la preuve de vos droits sur le nom de domaine ou de votre intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’un des circonstances ci-après : i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet ; ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services ». Dès lors qu’en l’espèce, la société défenderesse utilisa le nom de domaine litigieux pendant 5 ans pour une activité tout à fait légitime et que cette société était connue de ses clients sous le nom de « Mamas & Munchkins », le safe harbor du paragraphe précité était applicable même si, comme le remarque le paneliste, il n’était pas nécessaire d’y avoir recours puisque la mauvaise foi n’était de toute façon pas démontrée. A cet égard, il convient, toutefois, de signaler une certaine redondance entre l’exigence de mauvaise foi et le paragraphe 4(c) dans la mesure où l’application de ce safe harbor suppose un enregistrement qui, par définition, n’est pas de mauvaise foi…
Enfin, la fin de la décision ne manque pas d’humour dans la mesure où bien que le paneliste reconnaisse que la société demanderesse « frôle » le « reverse domain name hijacking », qualification donnée aux procédures abusives en la matière, il souligne qu’il préfère ne pas retenir une telle qualification à l’égard de la société demanderesse dans l’espoir qu’elle laisse la défenderesse tranquille à l’avenir… Quand on sait qu’une telle qualification est pure lettre morte puisqu’aucune sanction n’y est associée, on se demande pourquoi le paneliste prit de telles précautions ? Décidément, il est bien difficile de trouver une décision où le fameux « reverse domain name hijacking » est caractérisée mais ne désespérons pas…

Munchkin, Inc. v. Whois Privacy Protection Service, Inc. and Mamas and Munchkins, LLC, Case No. D2010-0014

Affaire « Tiffany » : eBay n’est ni responsable ni complice de contrefaçon de marque

2010-04-02T12:53:00.005+02:00

La cour d’appel américaine du 2nd Circuit vient de rendre sa décision très attendue dans l’affaire « Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc. ». Les faits de l’espèce concernaient essentiellement la vente de contrefaçon des bijoux de la société Tiffany sur le site de vente aux enchères et la réservation de mots-clés par eBay afin de déclencher des publicités contextuelles pointant vers son site. En première instance, la cour du District Sud de l’Etat de New York avait conclu à l’absence de complicité d’eBay pour ce qui concerne l’existence de contrefaçon sur son site notamment en raison du fait que le site de vente aux enchères avait démontré des efforts constants de développements de technologies et de mesures de lutte contre la contrefaçon sur son site. Concernant les liens commerciaux, la cour de district avait considéré qu’il s’agissait d’un « usage nominatif » (nominative fair use) consistant à désigner les produits du titulaire (v. New Kids on the Block v. News Am. Publ’g, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992)). Partant, il ne pouvait être reproché de contrefaçon à l’encontre d’eBay.

En appel, la cour du 2nd Circuit confirme cette dernière affirmation : « eBay a fait un usage de la marque pour décrire de façon exacte les véritables produits Tiffany offerts à la vente sur son site. […] [En outre,] [i]mposer une responsabilité en raison du fait qu’eBay ne peut garantir la régularité de tous les produits Tiffany offerts sur son site aurait pour conséquence de restreindre de les ventes légales de produits Tiffany ». L’usage des marques de la société demanderesse à titre de mot-clé afin de déclencher des liens publicitaires vers son site est donc un usage nominatif excluant sa responsabilité au titre de la contrefaçon de marque. En d’autres termes, il est légitime qu’eBay utilise des marques protégées afin de faire de la publicité pour les produits régulièrement frappés de celles-ci vendus sur son site et l’existence de certaines ventes contrefaisantes ne saurait à elle seule remettre en question la licéité de cette pratique.
Concernant la complicité des contrefaçons réalisées sur son site (contributory infringement), la cour d’appel rappelle en premier lieu le test applicable : il y a complicité de contrefaçon « si un producteur ou un distributeur induit intentionnellement un autre à contrefaire une marque, ou si il continue de fournir les produits de quelqu’un dont il sait ou devrait savoir qu’il commet une contrefaçon de marque » (v. Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982)). La question en appel était de savoir plus précisément si la « connaissance générale » (general knowledge) de eBay quant à l’existence de contrefaçon sur son site était équivalente à l’expression utilisée dans Inwood, « dont il sait ou devrait savoir » et donc si cette connaissance générale était suffisante pour caractériser la complicité de contrefaçon. La cour d’appel se rattache finalement à l’opinion de la cour de district en affirmant que « [p]our engager la responsabilité sur le fondement de la complicité de contrefaçon de marque, un fournisseur de service doit détenir plus qu’une connaissance générale […] que ses services sont utilisés pour vendre des produits contrefaisants ».
En définitive, la cour d’appel blanchit donc le site de vente aux enchères en ce qui concerne la contrefaçon de marque en raison de liens commerciaux et la complicité de contrefaçon pour ce qui concerne les produits vendus sur son site. Néanmoins, concernant la publicité mensongère, la cour d’appel adopte une position différente de la cour de district et renvoie donc l’affaire devant les juges du premier degré sur ce point. Plusieurs enseignements doivent être tirés de cette affaire. Premièrement, la jurisprudence américaine semble être de plus en plus favorable aux fournisseurs de services sur internet qui font preuve d’initiatives pour lutter contre les usages illicites de leur service (la cour insiste sur les efforts entrepris par eBay pour la lutte contre la contrefaçon de marque). Deuxièmement, il semble que la procédure de « notice and take-down » reconnue légalement en matière de droit d’auteur s’applique également en matière de contrefaçon de marque. Enfin, il semble que la jurisprudence américaine soit de plus en plus encline à refuser de caractériser une contrefaçon de marque par la réservation de marques à titre de mots-clés pour déclencher des liens commerciaux. A cet égard, cette affaire a pour originalité d’appliquer la notion d’« usage nominatif » dans le cadre de la publicité contextuelle. Une brèche dans laquelle risquent de s’engouffrer les annonceurs de publicités contextuelles est-elle ouverte ?

Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., No. 08-3947-cv (2d Cir. April 1, 2010)

Liens commerciaux : rigueur et paradoxes se côtoient dans la décision « eBay »

2010-04-01T13:13:00.004+02:00

Voici l'article que je viens de publier sur le site du Centre d'Etudes Juridiques et Economiques du Multimédia (CEJEM), mon centre de recherche. Il s'agit d'un commentaire de la décision rendue par le TGI de Paris le 11 février dernier dans l'affaire "Louis Vuitton Malletier c/ eBay". Vous pouvez télécharger la décision ici et lire ce commentaire directement sur le site du CEJEM ici.

Liens commerciaux : rigueur et paradoxes se côtoient dans la décision « eBay »

Affaire « e-cic.fr » : sanction d’un cybersquatter absent

2010-03-31T22:08:00.007+02:00

C’est un expert bien connu du public français qui vient de rendre une décision dans cette affaire « e-cic.fr » puisqu’il s’agit du professeur de droit Michel Vivant. Cette espèce opposait la banque française CIC à un particulier résidant en Haute-Marne qui avait enregistré fin 2009 le nom de domaine « e-cic.fr ». Le litige donnait donc lieu à une « décision technique » devant le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'Ompi suivant la Procédure Alternative de Règlement des Litiges (PARL) à laquelle est applicable le Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” entré en vigueur le 22 juillet 2008. A noter que le défendeur se rendit pas devant l’expert et ne présenta donc malheureusement aucun argument en défense. Suivant l’article 20 (c) du Règlement précité, il convenait en l’espèce de vérifier que (i) le requérant justifie de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et (ii) que l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence.

Concernant la première de ces conditions, l’expert conclut naturellement que le CIC justifie de ses droits sur sa dénomination sociale, sur son nom commercial, sur son enseigne, sur sa marque ainsi que sur les noms de domaine constitués par le signe « CIC ».
En réalité, le cœur du raisonnement se situait bien évidemment sur la seconde des conditions à savoir l’atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence. L’expert remarque, en premier, lieu que la seule distinction entre les marques du demandeur et le nom de domaine litigieux réside dans l’ajout de la lettre « e » suivie d’un trait d’union juste avant le terme CIC, ce qui démontre une très grande proximité. Dès lors, l’expert souligne de manière intéressante que « le “e” étant compris, par des usagers de l’Internet, comme renvoyant à des activités en ligne (e-commerce, e-business, e-administration, …), cette adjonction est de nature à faire croire, comme le Requérant le souligne, que serait ainsi offert un service en ligne directement lié au Requérant ». Enfin, il ne suffisait plus qu’à établir une présomption de mauvaise foi du défendeur fondée sur la notoriété du requérant (v. Crédit Industriel et Commercial (CIC) contre Pneuboat Sud, Litige OMPI No. DFR2004-0005) et sur la non-utilisation du nom de domaine (v. Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Fernand Guilon, Litige OMPI No. DFR2009-0002) pour conclure que « l’enregistrement fait par le Requérant “n’est pas dicté par la volonté de se démarquer de la dénomination du Requérant mais au contraire de profiter indûment des avantages liés (…) à enregistrer et dans l’avenir à utiliser un nom de domaine ou plusieurs noms de domaine reproduisant ou imitant une dénomination appartenant à un tiers au surplus largement connue du public » (v. Crédit Industriel et commercial c. Stéphane Reynaud, Litige OMPI No. DFR2009-0021).
En définitive, voilà un litige somme toute assez simple avec une décision, néanmoins, très bien motivée. Au-delà du raisonnement, l’enseignement à en titrer semble être le fait que la jurisprudence PARL doit finalement beaucoup aux actions engagées par le CIC devant l’OMPI ainsi que le démontrent les références citées dans la présente décision !

Crédit Industriel et Commercial SA c/ Francois Kerloch, Litige n° DFR2010-0003

Affaire « Rosetta Stone » : quelques éléments sur la défense de Google

2010-03-30T13:09:00.005+02:00

L’affaire Rosetta Stone consiste en cette plainte déposée par l’entreprise de logiciel d’apprentissage linguistique devant la cour du District Est de l’Etat de Virginie en juillet dernier à l’encontre du moteur de recherche sur le fondement de la contrefaçon de marque. En fait, ce contentieux est un de plus dans la liste des affaires adwords Outre-Atlantique dans la mesure où Rosetta Stone reproche à Google d’avoir permis à des annonceurs de réserver des mots-clés reproduisant ses marques pour déclencher des liens commerciaux dirigeants vers des sites proposant des contrefaçons ou tout simplement des produits concurrents.

Vendredi dernier, les deux parties viennent de déposer une requête pour que le jugement soit rendu en référé. La première audience aura lieu le 23 avril prochain. Néanmoins, la défense qu’adopteront les avocats de Google semble déjà assez claire. Certains d’entre eux auraient en effet déclaré au Washington Post que le moteur de recherche ne doit pas être tenu pour responsable du contenu des annonces rédigées par ses clients. Difficile de comprendre la cohérence de cet argument dans la mesure où la plainte se fonde, semble-t-il, également sur la réservation des mots-clés et le déclenchement des annonces et pas seulement sur la reproduction des marques dans le texte de celles-ci. La défense de Google aura également pour but de démontrer que le moteur de recherche a promptement réagi aux revendications de Rosetta Stone et qu’en tout état de cause l’entreprise de logiciels linguistiques ne prouve pas de risque de confusion ou likelihood of confusion (condition toujours nécessaire pour prouver la contrefaçon de marque aux Etats-Unis). Rien de bien original donc dans cette nième affaire… si ce n’est que l’on pourra peut-être jauger l’impact de la récente décision (et du raisonnement) de la Cour de justice européenne sur les juridictions américaines en dépit du fait que la contrefaçon de marque européenne et la notion américaine de trademark infringement soit bien éloignées.

Plainte dans l'affaire Rosetta Stone LTD v. Google, Inc. (July 10, 2009)

Verizon fait plein feu sur des registrars malhonnêtes

2010-03-29T13:33:00.005+02:00

La société de télécommunication américaine Verizon vient de déposer une plainte devant la cour du Middle District de Florid e (Tampa) alléguant 288 cas de cybersquatting à l’encontre de ses marques et visant principalement le registrar DirectNic.com. Cette nouvelle affaire a pour principal intérêt de viser l’utilisation abusive de noms de domaine (au demeurant, similaires à des marques) expirés mais non encore effacés par un registrar. Habituellement, lorsqu’un nom de domaine expire, le registrar place une page blanche sur laquelle il indique que le nom de domaine a expiré et lance, parallèlement, une procédure d’enchère ou d’enregistrement simple du nom de domaine. Au lieu de cela, le registrar profita, en l’espèce, de cette expiration pour « monétiser » ces noms de domaine non encore rachetés. En d’autres termes, au lieu de placer une page blanche indiquant l’expiration, le registrar redirigea vers une page remplie de liens publicitaire… ou site parking dont il était le principal bénéficiaire. Au-delà d’un cybersquatting classique, il s’agit donc en l’espèce de domain parking, avec ceci d’original que c’est le registrar, conscient que ces noms de domaine proches de marques susciteraient du trafic, qui s’en rend coupable ! Décidemment, certains acteurs du net ne perdent pas le nord…
Une autre question qu’aura à trancher la cour de district concernera sa compétence à l’encontre de ce registrar établi dans les îles Caïmans. A cet égard, la plainte indique que les défendeurs ont « conduit de manière systématique et continue une activité au sein de l’Etat de Floride et tant que groupe pilotant le registrar usant du nom de domaine directNic.com » selon une formule désormais classique de la jurisprudence américaine (v. Perkins v. Benguet Consolidated Mining, Co., 342 U.S. 437 (1952) ; Helicopteros Nacionales de Columbia, S.A. v. Hall, 466 U.S. 408 (1984)). Reste à savoir si les juges floridiens suivront cette argumentation, au demeurant assez laconique pour ce qui concerne ce registrar offshore.

Plainte dans l'affaire Verizon LLC v. The Producers, Inc., Intercosmos Media Group, DirectNic.com

Logorama : Quand les marques reçoivent un Oscar !

2010-03-27T00:30:00.011+01:00

Logorama est un court-métrage d’animation d’environ 17 minutes réalisé par trois français, François Alaux, Hervé de Crécy and Ludovic Houplain et produit par « Autour de Minuit » qui vient d’être récompensé par l’Oscar du meilleur film d’animation après avoir déjà été récompensé par le prix Kodak au festival de Cannes en 2009. L’originalité de ce film d’animation réside dans l’utilisation d’environ 2500 logos et mascottes protégées à titre de marques. En fait, toute l’histoire, les personnages et le décor sont réalisés à partir de marques très connues notamment Outre-Atlantique. La ville imaginaire s’apparente, semble-t-il, à Los Angeles et le cœur de l’action réside dans une course-poursuite entre la police de la ville constituée de bibendums Michelin et un méchant clown répondant au nom de Ronald McDonalds. Viennent se greffer d’autres personnages tels que l’enfant de Haribo, l’ancienne mascotte d’Esso, le Géant vert, Mr. Propre, les personnages M&M’s ou encore Mr. Peanut et le moustachu de Pringles. A noter également l’apparition du papillon Microsoft, des crocodiles Lacoste, du lion de la MGM et d’oiseaux Bentley. Enfin, concernant le décor on retiendra les montagnes d’Evian, des roses en forme du cigle du Parti socialiste sur un flan de montagne (référence très franchouillarde), et le logo The North Face sur un glissement de terrain. Enfin, le tremblement de terre terminant l’histoire correspond, semble-t-il, au « big one » censé séparer la Californie du reste du continent américain : l’ile qui en résulte a la forme de la virgule du logo de Nike.
Ce film est bien évidemment à visionner et à revisionner afin de pouvoir avoir une vue précise de l’ensemble des références et clins d’œil implicites. Sur le plan strictement juridique, il n’est bien évidemment pas concevable que les réalisateurs soient poursuivis sur le fondement de la contrefaçon par 2500 titulaires de marques ou pour atteinte à bien 400 marques renommées utilisées dans le film. Ce film se situe sans nul doute sur le terrain de l’usage parodique de marque, protégé pour certain par la liberté d’expression ou considéré par d’autres (que nous rejoignons) simplement comme une absence d’usage à titre de marque. Malgré cette exonération de responsabilité sur le terrain du droit des marques stricto sensu, on peut se poser la question du cas Ronald McDonalds dans la mesure où la firme de restauration rapide a investi de manière substantielle pour donner une image sympathique à son clown qui est, dans ce film, dépeint comme un dangereux sociopathe… Difficile sans doute d’avaler la couleuvre pour McDo bien que sa marque bénéficie par la même d’un placement de produit de premier ordre! N’y aurait-il pas matière pour quelques avocats à l’esprit tortueux de plaider la responsabilité civile pour faute qualifiée par le dénigrement?...

Logorama
Le film d'animation en version intégrale et française

Logorama (OSCAR 2010) Version Française
envoyé par tsubasa_403. - Les dernières bandes annonces en ligne.

OMPI : les statistiques de l’année 2009 sont disponibles

2010-03-26T16:07:00.003+01:00

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) vient de publier un certain nombre de statistiques pour l’année 2009 relatives notamment aux procédures UDRP. Dans un communiqué en date du 23 mars, l’Organisation indique que 2107 plaintes UDRP ont été déposées en 2009. Ce chiffre correspond, néanmoins, à une baisse de 9,5% par rapport à 2008. Mais l’OMPI indique tout de suite que ces 2700 affaires ont inscrit un record historique en ce qui concerne le nombre de noms de domaine concernés à savoir 4688. En fait, comme le souligne très justement Mark Schweizer de Class46, ce chiffre est d’une certaine manière « artificiellement » gonflé par une seule affaire qui a visé pas moins de 1500 noms de domaine à elle tout de seule (v. Inter-Continental Hotels Corporation, Six Continents Hotels, Inc. v. Daniel Kirchhof, Case No. D2009-1161).

L’OMPI souligne, par ailleurs, que les affaires UDRP ont impliqué des parties de 114 nationalités différentes et ont été jugées par 310 panelistes de 46 pays. A noter également que les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suisse et l’Espagne demeurent les pays les plus représentés en termes de plaintes alors que les cybersquatters seraient plus souvent résidents des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la République Populaire de Chine, du Canada, d’Espagne et de Corée.
Enfin, il convient de noter que 24% des affaires engagée en 2009 ont donné lieu à une transaction avant qu’un panel ne se prononce. Pour les affaires restantes, 87% des décisions UDRP ont ordonné le transfert du ou des noms de domaine au bénéfice du demandeur alors que les 13% restantes constituent des décisions de rejet. De deux choses l’une, ce chiffre particulièrement déséquilibré démontre soit que les demandeurs à une action UDRP réfléchissent à deux fois avant de se lancer dans la bataille soit les panelistes font preuve d’une bienveillance suspecte à l’égard des titulaires de marques….
Quoi qu’il en soit, c’est donc une année en demi-teinte qu’a clôturé l’OMPI qui fut sans aucun doute impactée par la crise économique mondiale. Les sommes habituellement allouées par les titulaires de marques à la protection de leurs signes comprenant les procédures UDRP à l’encontre des cybersquatters ont en effet été, à n’en pas douter, grandement diminuées. L’OMPI peut peut-être, néanmoins, escompter un rebond en 2010 avec les indicateurs d’un retour progressif de la croissance.

Quelques graphiques intéressants:
(plus d'informations ici)

Fig. 1: Nombre d'affaires et de noms de domaine visés par année

Fig. 2: Nature des décisions rendues

Fig. 3: Domaine d'activité des demandeurs

Arrêt Adwords: Le podcast spécial est disponible!

2010-03-24T13:26:00.015+01:00

Voici le podcast organisé hier par "pmdm.fr" et "webmarklaw.com" avec pour intervenants Frédéric Glaize, Cédric Manara, Gilles Ringeisen et moi-même. N'hésitez pas à publier vos commentaires et à nous faire part de vos observations sur l'arrêt rendus hier par la CJUE dans les affaires Google.

CJUE: premier arrêt "Adwords" & marques
24 mars 2010
Télécharger le podcast

Enfin la décision de la CJCE dans les affaires Adwords!

2010-03-23T12:21:00.008+01:00

La CJCE a enfin rendu son verdict dans les affaires "Adwords". De manière très schématique, la contrefaçon à l'encontre de Google est exclue notamment en raison de l'absence d'un usage de la marque alors qu'elle laisse plus de libertés aux juridictions nationales pour déterminer si le moteur de recherche peut bénéficier du régime de responsabilité allégé des intermédiaires techniques organisé par la directive n°2000/31/CE sur le Commerce électronique. Concernant les annonceurs, la Cour de justice indique qu'il y a bien usage dans la vie des affaires pour des produits ou services identiques et laisse les juridictions nationales apprécier, au cas par cas, si il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine, tout en sachant qu'elle semble fortement pencher vers la qualification d'une telle atteinte. Dès lors, il y a de forts risques pour que les juridictions nationales considèrent que cette dernière condition de la contrefaçon est bien remplie et que dès lors, les annonceurs contrefont les marques. Mais je n'en dis pas plus et vous laisse découvrir l'arrêt avant de vous proposer en collaboration avec Frédéric Glaize, Cédric Manara et Gilles Ringeisen le podcast spécial dédié à cette décision.

CJCE, 33 mars 2010, Google c/ Louis Vuitton Malletier, Viaticum et Luteciel, CNRRH, Aff. C-236/08, C-237/08 et C-238/08

Article à lire: "A New Chapter Opens in the "Who Dat" Trademark Story"

2010-03-20T17:23:00.004+01:00

Voici un article de Ryan Gile publié sur le blog "Las Vegas Trademark Attorney" au sujet d'une affaire faisant beaucoup de bruit dans le milieu du football américain professionnel aux Etats-Unis. Il s'agit de l'affaire "Who Dat?" du nom de l'expression devenue le signe de ralliement des supporters de la franchise des New Orleans Saints, récemment vainqueurs du Superbowl. La NFL clame en effet un droit sur cette marque alors qu'une société appelée "Who Dat, Inc." fondée par les créateurs de ce slogan et de la musique associée a récemment déposé une plainte contre la NFL. Au milieu de cet imbroglio juridique, les supporters (véritables intéressés) crient à l'infamie. Ce bref article documenté permet de faire un point sur ces différentes revendications:

Earlier this year, the “Super Bowl” trademark story of the year centered not around the NFL’s usual efforts to crack down on unauthorized use of the SUPER BOWL trademark, but instead about purported efforts by the NFL to claim ownership to the mark WHO DAT (coverage of the dispute here and here)
On March 4, 2010, Who Dat? Inc. (“WDI”) filed a lawsuit against the NFL, the New Orleans Saints, the Louisiana Secretary of State and the State of Louisiana. See Who Dat?, Inc. v. NFL Properties, LLC et al, Case No. 10-cv-00154 (M. D. La. March 4, 2010). A copy of the complaint can be downloaded here (or here). Other press coverage here, here and here.
Courthousenews provides an excellent summary of the pertinent allegations of the 60 page, 189 paragraph, 16 count action complaint (which includes pictures) which (lire la suite)

Affaire « Stratton Faxon » : Le nouvel échec d’un contentieux Adwords aux Etats-Unis

2010-03-19T11:34:00.006+01:00

L’affaire « Stratton Faxon » remonte au mois de mai 2009, lorsque le cabinet d’avocats du même nom engagea des poursuites judiciaires à l’encontre de la société Google devant une cour étatique du Connecticut (et non fédérale, ce qui rend cette affaire beaucoup plus difficile à appréhender dans la mesure où le Lanham Act n’est, en principe, pas applicable). Un autre élément qui fit de cette affaire un cas relativement original est que le demandeur n’invoqua pas dans sa plainte la contrefaçon de marque mais seulement la concurrence déloyale ou plus précisément pour « Tortious interference with business relations » et « Unjust enrichment ».
Il y a environ 10 jours, la Superior Court de New Haven a donné une suite favorable à la demande de fin de non-recevoir (motion to dismiss the case) dont avait fait part le moteur de recherche californien. Il semblerait que Stratton Faxon ait payé le prix de son originalité dans la mesure où le juge étatique a considéré que la plainte aurait du être portée devant une juridiction fédérale. Difficile pour un demandeur se trouvant être un cabinet d’avocats de se méprendre sur la juridiction à saisir et les fondements à invoquer…
Des informations contradictoires circulent sur les intentions du demandeur qui, théoriquement, peut toujours intenter une action pour contrefaçon de marque devant une cour fédérale. Eric Goldman, de l’Université de Santa Clara, semble avoir eu des contacts avec des représentants de Stratton qui lui auraient confié, il y a quelques semaines, leur intention de considérer cette autre solution alors que Wendy Davis, de MediaPost, affirme, aujourd’hui, le contraire.
Quoi qu’il en soit, voici une nouvelle victoire des représentants de Google qui semblent définitivement chanceux en ce début d’année 2010 avec la fin prématurée de plusieurs contentieux Adwords. La loi des séries va-t-elle se vérifier mardi prochain lorsque la CJCE sera amenée à rendre sa décision très attendue des les affaires Adwords ?

Stratton Faxon v. Google, Inc., (New Haven Superior Ct. complaint filed May 27, 2009)

Stratton Faxon v. Google, Inc., NNH-CV-09-5031219S (Conn. Superior Ct. dismissed March 8, 2010)

En attendant l’arrêt Adwords III : Les décisions rendues dans l’affaire CNRRH, Pierre Alexis T… c/ Google

2010-03-18T12:00:00.000+01:00

En partenariat avec le site "pmdm.fr", voici un petit rappel des différentes décisions françaises rendues dans l'affaire "CNRRH, Pierre Alexis T... c/ Google" en attendant que la CJCE se prononce le 23 mars prochain.

• Les faits

Les faits de l’espèce étaient somme toute assez classiques. La société CNRRH exerçant une activité d’agence matrimoniale titulaire d’une licence sur la marque « Eurochallenges » concédée par Pierre Alexis T… et exploitant un site internet accessible au nom de domaine « eurochallenges.com » avait constaté qu’en saisissant sa marque dans le moteur de recherche Google, apparaissaient des liens commerciaux dirigeant les internautes vers les sites de sociétés concurrentes. Après avoir vainement adressé une mise en demeure au moteur de recherche, la société CNRRH engagea en juin 2004 une action en contrefaçon de marque à l’encontre de Google et des deux annonceurs utilisant sa marque à titre de mots-clés ainsi qu’en concurrence déloyale à l’encontre des deux annonceurs.

• La décision de première instance : TGI Nanterre, 2e ch., 14 décembre 2004, CNRRH, Pierre Alexis T. c/ Google France et autres; Legalis.net, 2005-3, p. 78, Légipresse 2005, III, p. 150, note J.-F. Gaultier et M. Jourdain; Propr. industr., n°4, avril 2004, comm. 26, P. Tréfigny

Sur la contrefaçon de Google
Le tribunal souligne, en premier lieu, que la reproduction de la marque de la société demanderesse afin de la suggérer à titre de mots-clés à des annonceurs est un usage à titre de marque du signe en cause et, qui plus est, dans une spécialité identique ou similaire au regard de l’activité des annonceurs intéressés par ce mot-clé. En outre, Google ne saurait, en second lieu, tirer profit de l’argument de l’invisibilité de ces mots-clés à l’égard de l’internaute dans la mesure où la page de résultat affiche à côté du site du titulaire des liens commerciaux et que la requête reste affichée dans le champ de saisie.
Concernant la question de l’imputabilité des faits de contrefaçon au moteur de recherche, le tribunal remarque que Google a une part active dans le processus de choix du mot-clé par son outil de suggestion, que « l’automatisation du système est un choix économique de Google et ne peut servir de justification à une absence totale de contrôle conduisant à un acte de contrefaçon » et que, en tout état de cause, Google a un intérêt certain dans cette contrefaçon étant indirectement rémunéré en fonction du choix des mots-clés sélectionnés par ses clients. Le tribunal rejette l’argument d’irresponsabilité fondée sur la qualification d’hébergeur au sens de l’article 6 al. 2 LCEN, les juges considérant que Google agit en tant que régie publicitaire lorsqu’il s’agit de son programme Adwords. Enfin, le tribunal ne tient pas compte de la procédure de désactivation des liens commerciaux sur réclamation des titulaires de marques car cette procédure ne vise que des cas précis de contestation et n’empêche pas d’autres clients de réaliser la même contrefaçon de marque. Le tribunal conclut donc à l’existence d’une contrefaçon.

Sur la contrefaçon des annonceurs
Le tribunal rejette l’argument fondé sur une spécialité différente ainsi que sur la bonne foi dans la mesure où à l’inverse de Google qui peut légitimement ignorer l’activité de la société demanderesse, ses concurrents ne peuvent se retrancher derrière une ignorance peu crédible. Enfin, bien que Google ait proposé la marque de la demanderesse à titre de mot-clé, il appartenait aux annonceurs de ne pas le choisir. La contrefaçon est donc également établie à l’encontre des annonceurs.

Sur la concurrence déloyale des annonceurs
Le tribunal considère également que les annonceurs ont commis des actes de concurrence déloyale car « la finalité [des liens commerciaux] était […] bien de détourner à leur profit la clientèle [de la société demanderesse] en incitant l’utilisateur à visiter leur propre site ».

• La décision d’appel : CA Versailles, 12e ch., sect. 2, 23 mars 2006, Google France c/ CNRRH, Pierre Alexis T., Bruno R., Sté Tiger, disponible sur "juriscom.net", RLDI 2006/16, n°470, L. Costes

Sur l’élément matériel de la contrefaçon
La cour d’appel considère que l’utilisation de la marque « eurochallenges » à titre de mot-clé est un usage contrefaisant dès lors qu’« elle conduit nécessairement à promouvoir des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Ce faisant, la cour rejette à l’instar des juges du premier degré, l’argument de la non visibilité de cet usage du mot-clé dès lors que la saisie reste affichée sur la page des résultats de recherche. Toutefois, à l’inverse des juges du TGI, la cour d’appel considère que la reproduction n’est pas à l’identique (la marque étant semi-figurative et non purement verbale) ce qui impliquait de démontrer un risque de confusion, en l’espèce, clairement établi selon les juges d’appel dans la mesure où le placement des liens commerciaux n’est pas de nature à éviter tout risque de confusion pour un utilisateur moyennement attentif du moteur de recherche.

Sur la contrefaçon par Google
Dans son analyse de l’imputabilité de la contrefaçon à Google, la cour d’appel rappelle tout d’abord que le moteur agit en tant que « prestataire de référencement publicitaire » et non en tant que simple intermédiaire technique. En outre, Google a suggéré le mot-clé litigieux de manière certes statistique mais ne préjudiciant en rien son devoir d’interdire l’utilisation de mots-clés manifestement illicite consistant en la mise en œuvre de moyens lui permettant que les mots-clés réservés ne constituent pas une contrefaçon de marques françaises en vigueur.
Concernant plus précisément la qualification de contrefaçon, la cour relève que l’usage de Google est de nature commerciale et qu’il est réalisé pour la désignation de services identiques ou similaires, à savoir ceux des annonceurs. La cour ajoute enfin qu’il n’est pas nécessaire que Google soit le bénéficiaire direct de cette contrefaçon tant que celle-ci réside dans son fait personnel. La cour conclut donc à la responsabilité du moteur pour contrefaçon de marque.

Sur la contrefaçon des annonceurs
A l’instar des juges de première instance, la cour d’appel remarque que les annonceurs ont fait le choix de cette marque comme mot-clé pour faire s’afficher leur annonce et que cet usage est de nature à induire en erreur l’internaute d’attention moyenne susceptible de se méprendre sur la nature des « liens commerciaux » entre le site de l’annonceur et celui du titulaire de la marque. Enfin, la cour rejette également l’argument de la bonne foi, inopérante en matière de contrefaçon, et au surplus, peu crédible en l’espèce. Dès lors, la cour conclut à la responsabilité des annonceurs pour contrefaçon de marque.

Sur la concurrence déloyale des annonceurs
La cour confirme également la responsabilité des annonceurs pour concurrence déloyale fondée sur les faits distincts d’usurpation du nom commercial « eurochallenges » et du nom de domaine amenant un détournement de la clientèle du demandeur.

• Les questions préjudicielles : Cass. com., 20 mai 2008, Sté Google France c/ CNRHH, n°06-15,136, FS-P+B, RLDI 2008/39, n°1292, obs. L. Costes; Contrats, conc., consom., n°7, juillet 2008, comm. 187, M. Malaurie-Vignal; RLDI 40/2008, n°1318, p. 6, E. Tardieu-Guigues ; Legiprésse n°263, juillet-août 2009, p. 87, note B. Pautrot.

Saisie d’un recours, la Cour de cassation adressa à la CJCE les questions suivantes relatives à la protection des marques :

« 1°) La réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur internet, d’un mot-clef déclenchant en cas de requête utilisant ce mot, l’affichage d’un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d’offrir à la vente des produits ou services, d’un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l’article 5 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ? »

« 2°) L’article 5, paragraphe 1, sous a et b de la première Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié, à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l’enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ? »

Il convient de noter que la première question relative à la responsabilité des annonceurs a seulement été posée dans cette affaire.

Cybersquatting : La commune de Tignes a usé sa dernière cartouche devant l’OMPI

2010-03-17T09:00:00.005+01:00

Voici un nouvel exemple d’une commune française estimant que tout nom de domaine reproduisant exactement son nom lui revient de plein droit. En l’espèce, la commune de Tignes dans le département de la Savoie, avait engagé une procédure d’arbitrage devant l’OMPI afin de récupérer le nom de domaine « tignes.com » enregistré et exploité par deux particuliers. L’affaire n’était en fait pas nouvelle puisque la commune de Tignes avait déjà engagé des poursuites contre ces mêmes défendeurs devant le TGI de Lyon au début des années 2000 en invoquant une contrefaçon des marques figuratives « TIGNES » par l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Dans une décision du 27 septembre 2001, la juridiction lyonnaise avait considéré que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine « tignes.com » ne contrefaisait pas la marque de la commune demanderesse. Non contente de cette déconvenue judiciaire, la commune de Tignes revient donc à la charge près de 10 plus tard !...

En ce qui concerne la première condition UDRP pour que le cybersquatting soit qualifié, à savoir un nom de domaine identique ou d’une similarité engendrant un risque de confusion, le panel conclut très justement en la satisfaction de cette condition en soulignant que le nom de domaine est d’une similarité telle avec l’élément textuel dominant de la marque (v. Sweeps Vacuum & Repair Center, Inc. v. Nett Corp., WIPO Case No. D2001-0031) qu’il entraîne un risque de confusion.
Concernant la second condition consistant en l’inexistence d’un droit ou d’un intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine, le panel conclut que les défendeurs ont, en l’espèce, établi qu’ils fournissaient par leur site des informations historiques sur la ville de Tignes sans aucune intention de profiter ou d’atteindre la réputation et la renommée des marques de la commune. En outre, le site des défendeurs n’a, en aucune manière, une dimension commerciale comme le démontre le fait qu’aucune publicité n’est à l’heure actuelle associée à ce site.
Enfin, au regard de la dernière condition relative à un usage et un enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine, le panel souligne que la commune de Tignes n’a pas démontré que les défendeurs ont cherché à revendre le nom de domaine à la commune de Tignes afin de tirer profit de cette réservation. Bien au contraire… c’est le demandeur qui a contacté les défendeurs pour chercher à racheter le nom de domaine litigieux.
La commune de Tignes aura donc tout tenté pour récupérer le nom de domaine litigieux, sans succès… A noter que dans cette procédure, les défendeurs invoquaient le « reverse domain name hijacking » à l’encontre de la commune consistant en une procédure abusive de celle-ci contre l’enregistrement et l’usage légitimes d’un nom de domaine. Le panel refusa de suivre les défendeurs sur ce point dans la mesure où le simple fait de perdre une procédure UDRP n’est pas automatiquement constitutif de reverse domain name hijacking (v. Jazeera Space Channel TV Station v. AJ Publishing aka Aljazeera Publishing, WIPO Case No. D2005-0309). Bien que cette affirmation du panel semble toute justifiée, il est possible de se demander pourquoi les défendeurs n’ont pas justement appuyé leur démonstration sur cet acharnement de la commune invoquant tour à tour la contrefaçon de sa marque devant les juridictions françaises et le cybersquatting devant les arbitres de l’OMPI à près de 10 ans d’intervalle, après avoir entre ces deux procédures tenté de racheter le nom de domaine. Si de telles circonstances ne sont pas suffisantes, il paraît bien difficile de cerner les cas où le reverse domain name hijacking pourrait être établi. Décidemment, cette notion est bien insaisissable…

Commune de Tignes v. Laurence et Sandrine Raymond, WIPO Case No. D2010-0076

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En attendant l’arrêt Adwords II : Les décisions rendues dans l’affaire "Louis Vuitton Malletier c/ Google"

2010-03-15T09:00:00.001+01:00

En partenariat avec le site "pmdm.fr", voici un petit rappel des différentes décisions françaises rendues dans l'affaire "Louis Vuitton Malletier c/ Google" en attendant que la CJCE se prononce le 23 mars prochain.

• Les faits

L’affaire « Vuitton » débuta en août 2003 lorsque la société Louis Vuitton Malletier assigna les sociétés Google, Inc. et Google France devant le TGI de Paris principalement pour contrefaçon de marque, concurrence déloyale et publicité déloyale. Les faits étaient alors relativement inédits. Suivant une division désormais classique, la société demanderesse avait constaté que le moteur de recherche (i) suggérait, d’une part, aux annonceurs de son programme « Adwords » la sélection de mots-clés tels que « Louis Vuitton replicas », « Louis Vuitton copies » ou encore « Imitation Louis Vuitton » permettant d’afficher leur message publicitaire et (ii) d’autre part, avait effectivement permis à des annonceurs d’afficher des liens commerciaux pointant vers sites proposant des produits contrefaisants à partir de la saisie des marques « Louis Vuitton » et « LV » dont est titulaire la demanderesse.

• La décision de première instance : TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 4 février 2005, Louis Vuitton Malletier c/ Google, Comm. com. électr. 2005, comm. 117, P. Stoffel-Munck; Recueil Dalloz, 2005, n°15, p. 1037, note C. Hugon; Prop. Ind., n°10, Oct. 2005, Etude 21, E. Tardieu-Guigues; RLDI 2005/3, n°88, p.22, RTD com., 2005/21, p. 228, note H. Alterman

Sur la contrefaçon

En premier lieu, le TGI de Paris souligna qu’aucun contrôle n’était effectué par Google sur les droits dont dispose éventuellement un annonceur sur une marque reproduite à titre de mot-clé et que, bien pire, l’association des marques de la demanderesse avec des termes tels que « copie », « imitation » ou « répliques » est le fait de Google lui conférant un « rôle actif par la portée, le sens même, des mots qu’elle […] suggère ». En second lieu, les juges considérèrent que cette suggestion est le signe que Google fournit une aide à des annonceurs proposant des imitations des produits de la demanderesse pour attirer des internautes en plaçant leur publicité à la même hauteur que le site officiel de Louis Vuitton Malletier induisant nécessairement une confusion. Dès lors, le TGI de Paris condamne Google pour contrefaçon par imitation au sens de l’article L. 713-3 CPI.

Le TGI de Paris écarte enfin l’argument selon lequel Google serait un simple intermédiaire technique au sens de la Directive commerce électronique (n°2000/31/CE) dans la mesure où Google assit sa rémunération sur l’exploitation des mots clés contrefaisants.

Sur les autres demandes

Le TGI de Paris condamna également la société défenderesse sur le fondement de la concurrence déloyale puisque les liens commerciaux affichés par les mots-clés redirigeaient précisément vers des sites proposant des imitations ainsi que pour atteinte à la dénomination sociale et au nom de domaine de Louis Vuitton Malletier. Enfin, le TGI condamne également Google pour publicité trompeuse sur le fondement des articles L.115-33 et L.121-1 C. Cons. en considérant que la mention « liens commerciaux » est trompeuse en elle-même car laissant supposer l’existence de rapports commerciaux entre les annonceurs et le titulaire de la marque et ajouté que Google agit en tant que titulaire d’un support publicitaire affichant directement les messages des annonceures en se rémunérant sur le prix que ceux-ci sont prêts à verser.

• La décision d’appel : CA Paris, 4e ch., sect. A, 28 juin 2006, SARL Google, Sté Google Inc c/ SA Louis Vuitton Malletier, RLDI 2006/18, n°529, p.25, obs. L. Costes; Expertises août-septembre 2006, n°306, p. 299; Gaz. Pal., 6-10 mai 2007, p. 32, note M. Mansouri; Gaz. Pal., 19 octobre 2006, p.29, note V. Brunot; E. Tardieu-Guigues, "Une interprétation extensive des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle dans le cadre de la vie des affaires", RLDI 2006/19, n°559, p.13

Sur la contrefaçon

En premier lieu, les juges soulignent que la contrefaçon ne vise pas seulement la mention de la marque sur un produit ou service mais peut résulter « d’une reproduction ou de l’imitation de la marque de quelque manière que ce soit » et notamment peut être interdit, en vertu de l’article 5-3 de la directive, « d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ». Or, l’outil de suggestion de mots-clés fait usage, reproduit et imite les marques de la société demanderesse et ce, « en relation directe avec les produits visés par les marques » qui, au demeurant, jouissent d’une renommée. Dès lors, cet usage est fautif en ce qu’il entraîne à la fois un risque de confusion chez le consommateur moyen et une atteinte à la renommée des marques constituée par le profit injustifié tiré par Google. Enfin, Google ne peut s’exonérer de sa responsabilité dans la mesure où cet usage s’inscrit dans le cadre d’une participation active de Google à la contrefaçon qui, du reste, n’a pas mis en œuvre les moyens techniques pertinents pour éviter ces dérives et empêcher l’affichage d’annonces suite à la saisie des marques protégées.

Sur les autres demandes

La cour d’appel rejeta également l’application du statut de responsabilité aménagée des prestataires de stockage prévu notamment à l’article 6 al. 2 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) au motif que « [Google] ne se borne[…] pas à stocker des informations de nature publicitaires qui lui seraient fournies par des annonceurs, mais […] déploi[…]e une activité de régie publicitaire ». Les juges d’appel confirmèrent également la concurrence déloyale notamment en raison du fait que Google tira profit du préjudice de la société intimée bien que ne commercialisant pas de sacs ou de produits de maroquinerie. Enfin, la cour d’appel reconnut également l’existence de faits de publicité trompeuse.

• Les questions préjudicielles : Cass. com., 20 mai 2008, Stés Google France et Google, Inc. c/ Sté Louis Vuitton Malletier, n°06-20,230, FS-D, RLDI 2008/39, n°1292, obs. L. Costes; Contrats, conc., consom., n°7, juillet 2008, comm. 187, M. Malaurie-Vignal; RLDI 40/2008, n°1318, p. 6, E. Tardieu-Guigues ; Legiprésse n°263, juillet-août 2009, p. 87, note B. Pautrot.

Saisie d’un recours, la Cour de cassation adressa à la CJCE les questions suivantes relatives à la protection des marques :

« 1°) Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la première Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du Règlement (CE) n°40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise parle contrat de référencement la création et l’affichage privilégié, à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ?

2°) Dans l’hypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire pourrait-il s’opposer à un tel usage, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2, de la directive, et de l’article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement ?

Cette dernière question relative à la protection de la marque renommée fut seulement posée dans cette affaire « Vuitton ».

Affaire « Canadarugs.com » : gain de cause pour un site parking

2010-03-13T15:00:00.000+01:00

L’affaire « Canadarugs.com », présentée devant le National Abitration Forum, opposait la société canadienne « 5127173 Manitoba Ltd. » exploitant un site très connu de pharmacie en ligne accessible via le nom de domaine « canadadrugs.com » à la société américaine « Suucess Inc. » qui exploitait un site parking accessible par le nom de domaine « canadarugs.com ». La société demanderesse accusait en substance cette société américaine de typosquatting, le nom de domaine litigieux étant une reproduction pure et simple de son nom de domaine hormis l’omission de la lettre « d ».

En ce qui concerne la première condition exigée pour démontrer le cybersquatting, à savoir l’existence d’un risque de confusion entre la marque du demandeur et le nom de domaine du défendeur, le panel note que « les internautes sont conscients que des noms de domaine très similaires peuvent mener à des sites très différents » (v. Entrepreneur Media, Inc. v. Smith, 279 F.3d 1135, (9th Cir. 2002)). Dès lors, le panel considère qu’en l’espèce le risque de confusion n’est pas démontré. Au regard de la seconde exigence consistant en ce que le défendeur n’ait aucun droit légitime sur le nom de domaine, le Panel remarque avec le défendeur (et c’est le cœur de cette affaire) que « canadarugs » n’est pas une faute commise vis-à-vis de la marque « CANADA DRUGS » mais correspond en réalité au un signe autonome « CANADA RUGS ». En effet, le mot « rugs » a un sens en anglais à savoir « tapis ». En outre, le panel souligne que le défendeur avait enregistré ce nom de domaine bien avant que la société canadienne n’exploite son site sous le nom de domaine « canadadrugs.com ». Ainsi, le panel conclut que le défendeur avait un intérêt légitime sur le nom de domaine (v. ZeroInt'l Holding v. Beyonet Servs., D2000-0161 (WIPO May 12, 2000)). Enfin, concernant la dernière condition d’une réservation et d’un usage de mauvaise foi du nom de domaine, le panel reprend les mêmes arguments que ceux développés à propos de l’intérêt légitime pour conclure qu’il n’y a pas eu mauvaise foi (v. Target Brands, Inc. v. Eastwind Group, FA 267475 (Nat. Arb. Forum July 9, 2004)). Mais il semble que ce soit en réalité surtout le fait que le demandeur ait engagé des poursuites très tardives qui ait poussé le panel à ne pas décider en son sens.

En définitive, la seule chose regrettable est que le panel n’ait pas donné suite à la demande du défendeur de signaler qu’il s’agissait en fait d’un cas de « reverse cybersquatting » ou, en d’autres termes, de poursuites abusives d’un titulaire de marque à l’encontre d’un propriétaire légitime d’un nom de domaine.

5127173 Manitoba Ltd. v. Suucess Incorporated FA1001001302812 (Nat. Arb. Forum, March 8, 2010)

Brève : La SNCF s’oppose à l’utilisation de sa marque « TGV » sur internet

2010-03-12T15:04:00.004+01:00

Selon le site internet « Eco89 », la SNCF aurait fait pression sur le site d’usagers en colère « tgv-tours-paris.fr » pour qu’il change de nom et que ne soit plus utilisé, au sein des articles publiés, le néologisme « TGViste » pour désigner les usagers. Interrogée par les responsables du site « Eco89 », la direction juridique de la SNCF aurait déclaré : « L'utilisation du terme “TGVistes” dénature fortement la marque “TGV®”, qui se trouve modifiée pour en faire un néologisme impliquant de percevoir la marque comme un nom commun. De plus, le consommateur se trouve ainsi assimilé aux produits et services commercialisés sous cette marque, dont la finalité est donc détournée puisqu'elle ne remplit plus son rôle de garantie d'identité d'origine ». En d’autres termes, la SNCF craint deux choses eu égard à ce néologisme : la dégénérescence de sa marque et l’atteinte à la renommée de celle-ci par son avilissement. Les responsables du blog contestataire semblent moins enclins à modifier ce néologisme que le nom de leur blog qui est désormais accessible à l’adresse « ligne-tours-paris.blogspot.com ».

En attendant l’arrêt AdWords I : les décisions rendues dans l’affaire Viaticum & Luteciel vs Google France

2010-03-11T10:26:00.009+01:00

Le décompte jusqu’au premier arrêt « AdWord » de la CJUE (ex CJCE) continue. Webmarklaw.com et le pMdM vont proposer pendant cette période des billets récapitulatifs et renvoyant vers diverses ressources sur les affaires de liens publicitaires en cours. Autant dire que la thématique des liens publicitaires va prédominer pendant quinze jours.

L’ordonnance du Président de la CJCE du 8 juillet 2008 a joint les trois affaires soumises par la de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Google France, Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier, affaire C-236/08 ; Google France contre Viaticum, Luteciel, affaire C-237/08 ; Google France contre CNRRH, Pierre-Alexis T., Bruno R., Tiger, franchisée Unicis, affaire C-238/08), les questions posées par les trois arrêts du 20 mai 2008 "étant connexes par leur objet" .
Si l’on encore en mémoire les questions préjudicielles posées dans ces trois affaires par la cour de cassation (sinon on peut les retrouver présentées parallèlement ici), les faits qui sont à la base de ces trois affaires sont à présent anciens. Aussi, avant de connaitre la position de la Cour Européenne, nous reviendrons sur les instances qui ont abouti à ce que la cour de cassation demande une interprétation des Directives Marques et Commerce Électronique. On appréciera au passage la pertinence de la formulation des questions préjudicielles…
Voici donc ce qui historiquement est la première affaire de liens publicitaires : celle connue sous le nom de la marque « Bourse des vols », qui est l’une de celles invoquées. Comme à l’accoutumée, le pMdM rappellera d’ailleurs ci-dessous les marques en jeu, déposées par Luteciel ou Viaticum

(lire la suite de l'article de Frédéric Glaize sur pmdm.fr)

Cybergriping : pas de contrefaçon dans l’affaire « carreragentnetwork.biz »

2010-03-10T09:47:00.004+01:00

Le juge Cleland de la cour du District Est de l’Etat du Michigan a rendu sa décision dans l’affaire "Career Agents Networks, Inc. v. careeragentnetwork.biz" où il était question de cybergriping. Rappelons que le cybergriping consiste dans l’enregistrement d’un nom de domaine reproduisant la marque d’un individu, d’une entreprise, d’un organisme ou d’une institution quelconque donnant l’accès à un site internet sur lequel le titulaire de la marque est critiqué, tourné en ridicule ou bien caricaturé. Toute la problématique est de savoir, sur le terrain du droit des marques, si un tel usage de la marque d’autrui constitue une contrefaçon de marque. C’est la question à laquelle était confrontée la cour de District dans la présente affaire.
Les faits de l’espèce étaient teintés de ressentiment et de frustration comme dans la plupart des cas de cybergriping. Il s’agissait d’une entreprise de conseil en recrutement titulaire de la marque « CAREER AGENTS NETWORK » enregistrée en 2009 et répondant à la même dénomination sociale sous forme des initiales « CAN ». CAN racheta il y a un an une entreprise concurrente aux activités similaires. Cette entreprise avait conclu un contrat de prestation avec un dénommé Lawrence White. Se rendant compte que ce contrat était moins lucratif qu’il ne le pensait notamment suite au rachat de la première société par CAN, Lawrence White eut l’idée de réserver deux noms de domaine reproduisant la marque de CAN : « careeragentsnetwork.biz » et « careeragentnetwork.biz ». Ces deux noms de domaine renvoyaient vers une page sobre sur laquelle était inscrit le message suivant :

ATTENTION
Si vous pensez investir dans cette affaire, soyez conscient qu’il est très improbable que vous ayez un retour sur investissement. Si vous êtes en relation avec cette entreprise, vous aurez été prévenu par ceux qui savent et ont perdu […] 150.000 dollars en plaçant leur confiance en eux et leur « plan ».

CAN invoquait devant la cour de district principalement deux fondements : en premier lieu, elle considérait qu’il y avait cybersquatting en vertu de l’Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act (15 U.S.C. §1125(d)) et en second lieu, elle invoquait la contrefaçon de marque au sens du Lanham Act (15 U.S.C. §1125(a)).

Sur la première demande, la cour de district remarque qu’il est absolument clair que le défendeur n’a jamais eu pour intention de profiter de ce nom de domaine en ce sens qu’il n’avait pas pour objectif de le revendre au titulaire de marque (v. Lucas Nursery and Landscaping, Inc. v. Grosse, 359 F.3d 806 (6th Cir. 2004)). En outre, il n’est pas non plus établi que le défendeur eut pour intention de détourner la clientèle du titulaire de marque par l’enregistrement des noms de domaine litigieux (v. sur ce point DaimlerChrysler v. The Net, Inc., 388 F.3d 201 (6th Cir. 2004)). De manière très intéressante, la cour souligna que « Le demandeur tente de démonter que, parce que les faits prouvent que le défendeur a eu l’intention de porter préjudice au demandeur, le demandeur peut prouver la mauvaise foi [du défendeur]. […] Le demandeur doit prouver plus que la tentative de porter préjudice au demandeur. Le demandeur doit prouver que le défendeur avait une intention, par mauvaise foi, de tirer profit de l’utilisation des noms de domaine ». La cour conclut donc qu’il n’y a pas cybersquatting au sens de l’ACPA.

Sur la seconde demande, le juge Cleland souligne en premier lieu que la question est de savoir si l’usage de la marque est commercial et ainsi protégé à un degré moindre par le Premier Amendement (v. Taubman Co. v. Webfeats, 319 F.3d 770 (6th Cir. 2003)). A cet égard, la cour remarque que le défendeur n’a pas placé de lien vers un site professionnel ni fait de référence à son activité de manière à la présenter comme une alternative à celle du demandeur (v. Bosley Medical Institute, Inc. v. Kremer, 403 F.3d 672 (9th Cir. 2005)). Le simple fait de vouloir porter préjudice au demandeur n’est pas constitutif d’un usage commercial. Enfin, la cour déclare que même si cet usage était commercial, le demandeur n’est pas en mesure de démonter sérieusement qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre l’usage litigieux et le titulaire de la marque. La cour conclut donc à l’absence de contrefaçon de marque.

En définitive, cette nouvelle décision est un autre exemple d’échec d’un titulaire de marque essayant d’empêcher l’usage de sa marque à des fins polémiques. Il semble que la cour ait suivi un raisonnement orthodoxe dans cette décision en rejetant le cybersquatting et la contrefaçon de marque. La position des titulaires de marque n’est toutefois pas entièrement dénuée de fondement dans la mesure où de tels agissements peuvent parfois constituer des abus de la liberté d’expression. Cette dernière notion est néanmoins quelque peu étrangère au droit américain…

Career Agents Networks, Inc. v. careeragentnetwork.biz (E.D. Mich., 2010)

Article à lire : « Yes, Multiple Top Level Domain Names Add to Confusion »

2010-03-09T09:00:00.006+01:00

Bien qu’il soit un peu succinct, ce petit billet de Andrew Allmann posté sur Domain Name Wire a le mérite de jeter un pavé dans la marre. L’idée défendue par l’auteur est simple : la création de nouveau Top Level Domain names (TLD) accroit le risque de confusion. Question très intéressante au regard de l’actualité. Le débat est ouvert !

This morning I read Wired’s article on ICANN, which discusses new top level domain names.
It quotes David Farber saying “I don’t think that [adding new TLDs] creates innovation. I think that creates rapid confusion.”
Antony Van Couvering with new TLD service provider Minds + Machines, responded in the comments:
There’s no evidence whatever that people will be confused by new top-level domains. We already have more than 270 top-level domain today (all the gTLDs and ccTLDs) and no-one seems to be confused. People are smart and adaptable and quickly gravitate toward Internet services that improve their lives…
Really? Look, I agree with a lot of what Antony has to say about new TLDs, but to say that no one seems confused by having more than one top level domain name is just bunk.
(Lire la suite)

Après 6 ans de contentieux, l’affaire Rescuecom se termine en queue de poisson !

2010-03-08T09:00:00.001+01:00

Dans un communiqué de presse daté de vendredi dernier, Rescuecom, la fameuse entreprise de réparation informatique qui avait débuté des poursuites contre Google pour contrefaçon de marque via le programme Adwords, annonce qu’elle a enfin gagné face au moteur de recherche. Mais cette annonce cache en fait une amère défaite puisque Rescuecom, sous couvert d’avoir obtenu ce qu’elle voulait du moteur de recherche, abandonne en réalité toute poursuite judiciaire et donc toute chance de voir enfin reconnaître la contrefaçon de sa marque en raison de la réservation de mots-clés. Rappelons qu’en 2006, la cour du District Nord de l’Etat de New York avait considéré que l’usage de la marque de Rescuecom par Google n’était pas un usage à titre de marque au sens du Lanham Act (456 F. Supp. 2d 393 (N.D.N.Y. 2006)). En 2009, la cour d’appel du Second Circuit avait remis en cause cette décision en considérant que Google vendait la marque du demandeur lorsqu’il proposait de l’associer avec un espace publicitaire et renvoya l’affaire devant une autre cour de district (2009 WL 875447 (2nd Cir. 2009)). Malgré cette bonne tournure des évènements en faveur de Rescuecom, il n’y aura finalement pas de suites dans cette affaire.
Maintenant, toute la question reste de savoir pourquoi Rescuecom a finalement mis un terme à cette bataille judiciaire. Dans son communiqué de presse, l’entreprise déclare qu’elle a obtenu ce qu’elle a voulu dans la mesure où sa marque a été retirée de l’outil de suggestion de mots-clés de Google et que le moteur de recherche bloque toute référence à cette marque dans le corps de texte des annonces publicitaires. Mais comme l’a très justement remarqué le professeur Eric Goldman de l’Université de Santa Clara, cette explication est un peu douteuse dans la mesure où Rescuecom avait déjà obtenu de telles mesures de la part du moteur de recherche dès 2005. En fait, selon le buzz qui se développe depuis vendredi dernier au sein de la blogosphère juridique américaine auquel nous nous rallions, l’explication serait d’une autre nature. Comme nous l’avons déjà signalé sur ce blog, Rescuecom a été très récemment impliquée dans une affaire de contrefaçon de marque par l’achat de mots-clés face à l’entreprise Best Buy mais cette fois-ci en tant que contrefacteur. Passée ironiquement de l’autre côté de la barrière, Rescuecom ne pouvait supporter longtemps une situation dans laquelle chaque victoire enregistrée dans son affaire face à Google pouvait lui desservir gravement dans son litige face à Best Buy. Il fallut donc faire un choix stratégique entre l’un ou l’autre de ces contentieux. Rescuecom préféra le plus récemment en dépit des sommes colossales investies dans sa bataille face à Google ; Rescuecom a définitivement ses raisons que la raison ignore…
En définitive, Rescuecom se lance dans cette nouvelle bataille aux côtés du moteur de recherche en adoptant une défense aux antipodes de son argumentation usitée dans la précédente affaire. Heureusement, qu’il n’existe pas de délit de mauvaise foi…

La dismissal notice de Rescuecom

Adwords : une première victoire de Google dans l’affaire « Styrotrim »

2010-03-05T09:00:00.001+01:00

Le moteur de recherche vient de gagner des points dans ce contentieux très classique relatif à un titulaire de marque s’estimant victime du système AdWords. En l’espèce, Daniel Jurin titulaire de la marque « Styrotrim » appliquée à du matériel de constructions’estime lésé par (i) le fait que Google suggère dans son générateur de mots-clés sa marque ainsi que par (ii) la réservation effective de sa marque à titre de mot-clé par des concurrents grâce au programme Adwords… Rien de bien original à vrai dire ! La seule chose qui sorte cette affaire du lot est le fait qu’après avoir abandonné des poursuites engagées en juin dernier à l’encontre du moteur de recherche en raison d’un désaccord avec son avocat, Daniel Jurin est revenu à la charge le 22 octobre dernier avec une nouvelle plainte déposée devant la cour du District Est de l’Etat de Californie. Outre la contrefaçon de marque, cette plainte visait bien d’autres fondements que Google vient d’anéantir grâce au succès de sa « motion to dismiss » que le moteur avait engagée.
Dans une décision rendue lundi, le juge Morrison C. England, Jr., a en effet suivi l’argumentation de Google. Concernant premièrement l’allégation de « False Designation of Origin » (15 U.S.C. §1125(a)), le juge rappelle qu’il est nécessaire de prouver que le défendeur a volontairement essayé de se présenter comme l’origine de produits alors qu’en fait il ne l’est pas. En l’espèce, Google n’a pas tenté de se présenter aux yeux du public comme l’origine des produits commercialisés sous la marque « Styrotrim » à savoir… du matériel de bâtiment. D’ailleurs, le juge remarque qu’en tout état de cause, le fait que de nombreuses publicités s’affichent à partir du mot-clé exclut tout risque de confusion consistant à croire que toutes ces publicités proviennent de la même source c’est-à-dire le titulaire. Cet argument surabondant donné au détour de l’appréciation de l’allégation de « False Designation of Origin »sera peut-être décisif lorsqu’il s’agira d’apprécier la contrefaçon !
Concernant l’allégation de « False Advertising » (15 U.S.C. §1125(a)(1)(B)) ou publicité mensongère, le juge remarque très simplement que dès lors que le demandeur et le défendeur ne sont absolument pas concurrents, le chef de publicité mensongère ne peut être retenu même si Google fournit un outil publicitaire à des concurrents tiers.
Concernant les autres allégations, à savoir « Negligent Interference with Contractual Relations », « Propsective Economic Advantage », « Intentional Interference with Contractual Relations and Prospective Economic Advantage », « Fraud » et « Unjust Enrichment », le juge conclut que Google est immunisé en tant qu’intermédiaire technique sur le fondement du « Communications Decency Act » (v. 47 U.S.C. §§ 230(c)(1)).
En définitive, il ne reste plus aujourd’hui que l’allégation principale de contrefaçon de marque. Cette première décision donne peut-être quelques indices sur comment ce même tribunal considérera cet autre fondement dans quelques semaines. En tout état de cause, Daniel Jurin doit se mordre les doigts d’avoir payé les services de deux avocats pour au final être entendu sur une simple plainte pour contrefaçon de marque très peu originale…

Daniel Jurin v. Google, Inc. (E.D. Cal., 2010)

Le reverse domain name hijacking ou la comedia dell'arte des noms de domaine

2010-03-04T09:00:00.001+01:00

La technique du « reverse domain name hijacking » également connue sous le nom de « reverse cybersquatting » consiste dans l’engagement d’une action judiciaire « bidon » par un titulaire de marque à l’encontre du propriétaire légitime d’un nom de domaine en l’accusant, en toute mauvaise foi, de cybersquatter. Cette technique est explicitement visée par le paragraphe 15(e) des règles UDRP : « Si après avoir considéré la demande, le panel observe que l’action a été engagée en toute mauvaise foi dans l’objectif, par exemple, d’un Reverse Domain Name Hijacking ou a été engagée pour harceler le propriétaire du nom de domaine, le panel devra déclarer dans sa décision que l’action a été engagée en toute mauvaise foi et qu’elle constitue une procédure administrative abusive ». Néanmoins, aucune sanction n’est associée à cette qualification ce qui rend cette technique intéressante aux seuls juristes spécialisées qui peuvent y trouver une certaine satisfaction intellectuelle. Les cas sont, cependant, suffisamment rares pour attirer l’attention. En effet, seulement une dizaine de décisions OMPI statuant en vertu des règles UDRP ont qualifié cette procédure abusive avec parmi les plus significatives, celles rendues dans l’affaire Deutsche Welle v. DiamondWare Limited, Case No. D 2000-1202 (2000), dans l’affaire FCC Fomento de Construcciones y Contratas, SA v. “FCC.COM”, Case No. D2007-0770 (2007) et récemment dans l’affaire Urban Logic, Inc. v. Urban Logic, Peter Holland, Case No. D2009-0862 (2009).
L’affaire « bibibaby.com » qui a donné lieu à une récente décision Lamprecht AG v. Emily Dubberley, Case No. D2009-1777 (2010) s’inscrit dans cet ensemble de décisions rares. En l’espèce, le demandeur était une entreprise suisse spécialisée dans des produits pour bébés, titulaire de la marque BIBI enregistrée en Suisse. Ce demandeur détient un certain nombre de noms de domaine dérivés de cette marque et notamment « bibi-baby.com ». Le défendeur était une entreprise britannique qui avait réservé le nom de domaine « bibibaby.com » en 1992 pour notamment la maintenance d’un site de rencontre pour femmes bisexuelles.
Sur la première condition, le panel conclut à un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque. Concernant la seconde condition, le panel considéra, en revanche, que le défendeur a prouvé un intérêt légitime dans la réservation du nom de domaine. En effet, le défendeur expliqua qu’il avait choisit ce nom de domaine en raison d’un jeu de mots avec la chanson populaire en Angleterre « Bye Bye Baby » et le terme « bisexual ». Peu importait le goût de ce jeu de mot… le panel considéra à juste titre que le défendeur avait un intérêt légitime. Enfin, au surplus, le panel conclut que le demandeur n’a pas prouvé la mauvaise foi du défendeur qui enregistra le nom de domaine en liaison avec son activité et non dans l’objectif de le revendre comme tout bon cybersquatter l’aurait fait.
C’est en fait à la fin de cette analyse que le panel livre son opinion la plus intéressante en déclarant que cette plainte « a été initiée seulement après que le défendeur ait décliné son offre de rachat du nom de domaine litigieux. En outre, le panel n’est pas satisfait du fait que le demandeur était conscient au moment de l’engagement de sa plainte du site internet initial et des activités du défendeur. Dès lors, le panel n’a pas souhaité rendre une décision [en faveur] de ce reverse domain name hijacking ». Il semble que cette constatation d’un reverse domain name hijacking ait compté dans la décision du panel même si il n’est pas possible, en l’état des règles UDRP, de tirer des conséquences de cette qualification. Peut-être serait-il temps de modifier les règles sur ce point notamment eu égard au nombre croissant d ‘affaires dans lesquels les demandeurs engagent des poursuites abusives contre des soi-disant cybersquatters…

La décision Lamprecht AG v. Emily Dubberley, Case No. D2009-1777 (2010)

L’usage parodique de marque à des fins militantes est couvert par le 1er Amendement

2010-03-02T13:25:00.018+01:00

L’affaire « ProtectMarriage.com » est une affaire classique de contrefaçon alléguée de marque par un usage parodique à des fins militantes. En l’espèce, le demandeur est une organisation militante qui a pour objet de défendre la « proposition 8 » consistant en un amendement ajouté à la Constitution de l’Etat de Californie en 2008 et qui définit le mariage restrictivement comme l’union d’un homme et d’une femme. Dans toutes ses activités militantes, le demandeur utilise la marque ProtectMarriage dont le logo représente un couple hétérosexuelle et ses deux enfants. Le défendeur est pour sa part une organisation militant pour les droits des homosexuels. Dans le cadre de ses activités sur internet, le défendeur a utilisé un logo très similaire à celui du demandeur avec néanmoins pour différence l’ajout d’une robe au personnage censé symboliser le père, suggérant ainsi un couple homosexuel.
Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour d’appel du 9e Circuit, la cour de District Est de Californie conclut que l’usage en cause peut être qualifié d’expression politique protégé à ce titre par le Premier Amendement de la Constitution des Etats-Unis. La cour ajoute d’ailleurs que tout risque de confusion avec les activités du demandeur est dissipé par l’ensemble du site internet qui présente des photographies et des textes en faveur de la cause homosexuelle. Dès lors, la contrefaçon de marque n’est pas caractérisée. Enfin, la cour souligne que la jurisprudence sur laquelle le demandeur fondait son argumentation était relative à des faits où le défendeur vendait des produits ou services associés à l’usage parodique de la marque du demandeur. En l’espèce, le défendeur n’a pas pour visée un quelconque bénéfice économique mais seulement une expression d’idées politiques et militantes. Ainsi, il n’y a pas un usage abusif de la liberté d’expression.
La cour du District Est de l’Etat de Californie rejette donc la demande d’injonction préliminaire qui doit répondre aux quatre critères suivants : (i) la probabilité de succès sur le fond, (ii) l’existence d’un possible dommage irréparable souffert par le demandeur en l’absence de l’injonction préliminaire, (iii) le respect de l’équilibre des intérêts en cause et (iv) enfin, le respect de l’intérêt général. Cette décision est conforme à la jurisprudence en vigueur dans le 9e circuit fédéral et notamment depuis l’arrêt Dr. Seuss Enters., L.P. v. Penguin Books USA, Inc., 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997) qui considère que la contrefaçon de marque n’est pas qualifiée à partir du moment où l’on est en présence d’une parodie de marque non susceptible de causer un quelconque confusion dans l’esprit du public.

Voici l'aperçu de la marque du demandeur (à gauche) et de la parodie du défendeur (à droite):

nb: La seule différence notable (au-delà du texte au dessus des personnages) est la jupe ajoutée au personnage de gauche. C'est d'ailleurs sur ce point que le tribunal qualifie l'usage de parodique et qu'il relie cet usage à l'expression d'idées militantes.

ProtectMarriage.com - Yes on 8 v. Courage Campaign (E.D. Cal., 2010)

Victoire de Bank of America dans une affaire de cybersquatting

2010-02-27T02:12:00.003+01:00

Bank of America vient de gagner une affaire engagée devant une cour du district sud de l’Etat de New York contre un individu ayant enregistré le nom de domaine « mlbofa.com ». Pourquoi Bank of America était-elle lésée par cet enregistrement ? C’est très simple. Son acquisition de Merryl Lynch & Co. l’amènera sans doute à utiliser ces initiales. Le juge Dennny Chin a considéré que le cybersquatter avait en l’espèce enregistré le nom de domaine en toute mauvaise foi dans l’intention de le revendre à la banque leader aux Etats-Unis. Ainsi, il aurait été démontré que le nom de domaine a été enregistré le jour où le rachat de Merryl Lynch par Bank of America a été annoncé. Plus explicite encore fut un mail datant de mai 2009 joint au dossier dans lequel le cybersquatter exprimait son intention non équivoque de revendre le nom de domaine à Bank of America. En résumé voici un dossier bien ficelé dont le dénouement n’étonnera personne. Néanmoins, il semblerait que le cybersquatter malheureux ait l’intention de faire appel devant la Cour d’appel du Second Circuit.

Un site de divertissement pour adultes allègue une contrefaçon de marque

2010-02-26T11:08:00.005+01:00

L’opérateur d’un site internet du Nevada proposant des divertissements pour adultes, DCAEV, Inc., vient d’engager une action en contrefaçon de marque devant la cour de district de Las Vegas à l’encontre de Intelius, Inc., société proposant un service de recherche et de vérification de partenaires potentiels. Le site internet exploité par DCAEV est accessible par le nom de domaine « date-check.com » sachant que le signe distinctif « date-check » a fait l’objet d’un dépôt de marque. L’action engagée par DCAEV vise l’usage des termes « date check » pour décrire les services en ligne ainsi que ceux proposés via l’I-Phone par Intelius, ces services correspondant plus précisément à des vérifications effectuées sur les informations fournies sur des partenaires potentiels rencontrés sur des sites spécialisés. L’application développée spécialement pour l’I-Phone et vendue sous le nom de « DateCheck » est spécialement visée par la plainte. A noter qu’au-delà de la contrefaçon de marque, la plainte évoque également la concurrence déloyale ainsi que des faits de cybersquatting à l’encontre de Intelius.

La plainte déposée par DCAEV, Inc. contre Intelius, Inc.

Yahoo ! dépose un brevet sur une méthode pour prioriser les actions contre les cybersquattrers

2010-02-25T19:21:00.003+01:00

Il y a 6 mois, Yahoo ! a déposé une demande de brevet publiée aujourd’hui et relative à une méthode pour prioriser les actions en justice à l’encontre des cybersquatters. L’application finale permet en fait de générer une liste de noms de domaine reproduisant ou imitant des marques pour ensuite calculer le taux de trafic probable en direction des sites hébergés sous ces noms de domaine. Ainsi, les titulaires de marques dont les signes distinctifs font l’objet d’un nombre important de contrefaçons par dépôt de noms de domaine peuvent savoir lesquels de ces site de cybersquatting génèrent le plus de trafic afin d’engager en priorité des poursuites à leur encontre. La revendication principale du brevet est la suivante : « Une méthode comprenant la réception d’un terme source [signe distinctif], l’obtention d’une liste de termes associés comprenant le terme source, l’obtention l’information sur le trafic associé à chacun des termes associés au terme source dans cette liste de termes associés, et, la compilation, par le biais d’un ordinateur, d’une liste de noms de domaine fondée sur les informations relatives au trafic alors que chacun des noms de domaine comprend l’un des termes associés ».
Cette méthode est en fait une tentative de rationalisation de l’exploitation judiciaire du droit de marque dans le cadre spécifique du cybersquatting. En effet, bien que les procédures UDRP ne soit pas extrêmement chères prises individuellement, le coût total cumulé peut devenir significatif lorsqu’un titulaire de marque souhaite agir indistinctement contre tous les cybersquatters. Surtout nombre de cas de cybersquatting ne valent pas le coup d’être poursuivis eu égard au peu de trafic qu’ils génèrent. A noter qu’une méthode similaire est proposée par CitizenHawk pour prioriser non pas les actions contre les cybersquatters mais le cas plus spécifique des actions contre les typosquatters.

La demande de brevet de Yahoo! auprès de l'USPTO

L’OMPI a mené sa première procédure UDRP entièrement dématérialisée

2010-02-24T14:00:00.000+01:00

L’Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle (OMPI) a mené sa première procédure UDRP dans un format entièrement numérique. Ce type de procédure sera obligatoire à partir du 1er mars 2010. L’action en question a été engagée par Nokia contre un particulier. L’intégralité de la procédure n’a duré que 37 jours alors que le simple dépôt d’une plainte papier peut prendre jusqu’à deux mois pour être traité. Ainsi, l’OMPI espère bien accélérer les contentieux relatifs aux noms de domaine.
Cette nouvelle procédure dématérialisée a pour objectif affiché d’épargner du temps et de l’argent aux demandeurs et d’économiser également environ un million de pages par an dédiées aux différents contentieux de noms de domaine. Selon l’OMPI, les réactions de usagers ont été très positives au global et un total de 182 procédures viennent d’être engagées depuis la mise en place de ce programme. Cette nouvelle procédure a également pour visée de préparer l’OMPI à un nouveau boom de dépôt de noms de domaine avec la mise en place de noms de domaines en écriture non latine. Ainsi, les usagers des pays concernés (tels que les pays arabes ou la Russie) pourront profiter de ces procédures simplifiées pour résoudre les litiges concernant ces nouveaux noms de domaine. Quoi qu’il en soit voilà une bonne initiative de l’OMPI qui est au final très adéquate au média auquel les litiges en question ont affaire.

Affaire « Flowbee » : Google obtient du juge texan le transfert de l’affaire en Californie

2010-02-23T15:28:00.010+01:00

L’affaire Flowbee est un contentieux classique relatif à des faits de contrefaçon de marque par la réservation de mots-clés dans le cadre du programme Adwords. Dans sa plainte déposée initialement devant un juge texan, Flowbee, entreprise spécialisée dans la fourniture de matériel de coiffure à domicile, invoque une contrefaçon de sa marque à l’encontre du moteur de recherche qui aurait permit à d’autres sociétés d’utiliser sa marque pour l’affichage de publicités en ligne. En réponse, Google demanda le rejet de cette plainte et, alternativement, le transfert de cette action en Californie en raison du fait que Flowbee, qui utilise également le programme Adwords, a accepté des clauses contractuelles désignant les tribunaux californiens comme seuls compétents en cas de litige. Flowbee contre-argumenta naturellement en déclarant ces clauses contractuelles inapplicables en l’espèce dans la mesure où le litige ne concerne pas sa propre utilisation du programme Adwords mais celle d’autres compagnies tierces. Cette argumentation paraissait parfaitement convaincante.
Ce n’est pourtant pas la thèse à laquelle s’est rattaché le juge texans Janis Graham Jack qui a considéré que le contrat couverait tous les litiges impliquant la société Google, y compris un litige fondé sur l’usage de la marque Flowbee par des tiers pour afficher des publicités contextuelles. Depuis, Google compte bien s’engouffrer dans cette brèche creusée dans l’action du demandeur pour demander des dommages et intérêts ainsi que le recouvrement des frais d’avocats que cette erreur de procédure lui a coûtés. C’est en tout cas ce que les dernières conclusions déposées au greffe de la cour du district nord de la Californie sembleraient démontrer. L’attaque n’est-elle pas souvent la meilleure défense ?

Flowbee Int'l, Inc. v. Google, Inc. (S.D. Tex. 2010)

Une acquisition de noms de domaine et de marques synonyme de croissance

2010-02-22T18:23:00.007+01:00

Le groupe PagesJaunes vient d’annoncer l’acquisition de la marque et des noms de domaine de 411.ca parallèlement à sa prise de participation dans 411 Local Search Corp.. Cette acquisition a pour but affiché de booster le trafic sur les sites du groupe. Stéphane Marceau, chef du marketing chez PagesJaunes, a déclaré à ce sujet : «Avec l'acquisition de la marque 411.ca, nous obtenons une marque qui jouit d'une grande notoriété, ce qui renforce notre position de destination par excellence vers laquelle les gens se tournent pour trouver les entreprises, les produits, les personnes ou les endroits qu'ils recherchent». Les internautes font 13 millions de recherches d'entreprises locales chaque mois sur le site 411.ca. L'acquisition de 411.ca ajoutera environ 1 million de visiteurs uniques à la couverture du réseau de sites de Groupe Pages Jaunes. Cette nouvelle a très bien été accueillie par les investisseurs comme le démontre le graphique ci-dessus. A croire que marques et noms de domaine sont devenus le signe de puissance…

Cours de bourse dy groupe Yellow Pages (TSX : T.YLO.UN)

Le dénouement dans l’affaire « Papersnowflake.com »

2010-02-21T14:43:00.006+01:00

Patricia Kelley, propriétaire du nom de domaine « papersnowflakes.com » au pluriel avait engagé une procédure UDRP contre la société Innovation, HQ, Inc. propriétaire du nom de domaine « papersnowflake.com » au singulier. Patricia Kelley est une particulière qui maintient un site internet sur lequel elle explique comment faire des « papersnowflakes » c’est-à-dire des flocons de neige découpés en papier…
Le panel qui s’est penché sur ce cas et a conclut que la première exigence requise par les règles UDRP, c’est-à-dire un nom de domaine similaire à tel point qu’il existe un risque de confusion, n’était pas satisfaite. En fait, les experts ont considéré que le nom de domaine constitué de termes génériques n’avait pas acquis de distinctivité ni de signification secondaire (secondary meaning). Dès lors, l’usage du nom de domaine litigieux ne pouvait atteindre la distinctivité du signe constitué par le nom de domaine du demandeur. Le panel ne s’est donc pas penché sur l’intérêt légitime et la mauvaise foi du défendeur et a rejeté intégralement la demande de Patricia Kelley.
Le plus intéressant dans cette affaire est que la société Innovation, HQ, Inc. avait, semble-t-il, proposé de revendre le nom de domaine à Patricia Kelley pour la somme de 2.000$, ce qui est moindre au regard des frais engagés dans la procédure UDRP… Un bon arrangement vaut mieux qu’une mauvaise procédure UDRP !!!

La décision UDRP dans l'affaire Papersnowflake.com

Domain parking: Webquest saisit la justice après une décision UDRP défavorable

2010-02-21T00:49:00.009+01:00

Bien que les procédures UDRP (Uniform Domain name Dispute Resolution Policy) soient un moyen efficace et relativement économique de résoudre des conflits au sujet de la réservation de noms de domaine, elles pêchent toujours par le fait qu’elles sont tributaires d’un appel devant les juridictions judiciaires aux Etats-Unis. Ce phénomène est à nouveau illustré dans l’affaire « Hayward.com ».
En l’espèce, la société Hayward Industries spécialisée dans la fourniture de matériels de piscine et titulaire de la marque Hayward reprochait à la société Webquest.com spécialisée dans la publicité par internet d’avoir réservé le nom de domaine hayward.com, au demeurant visant un lieu géographique au Etats-Unis. Ce nom de domaine avait coûté 20.000 dollars à WebQuest.com.
Le panel UDRP avait conclu que (i) le nom de domaine acquis par le défendeur est similaire à tel point qu’il existe un risque de confusion avec les marques du demandeur, (ii) que le défendeur n’a pas d’intérêt légitime concernant ce nom de domaine au regard notamment de ce qu’il en a fait depuis son acquisition et (iii) enfin que le défendeur avait fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où, entre autres choses, il a essayé de le revendre à un prix cinq fois supérieur à son prix d’acquisition. A noter néanmoins que ce dernier argument n’était pas forcément le plus convaincant puisque l’objet principal de cette acquisition était la création d’un site parking, c’est-à-dire une page web dont la seule activité est de référencer des liens publicitaires. Quoi qu’il en soit, le panel ordonna le transfert du nom de domaine à la société Hayward Industries.
Seulement voilà, WebQuest a engagé une action judiciaire, vendredi dernier, devant la California Easter District Court afin d’annuler cette décision. Cette demande sera donc jugée conformément à l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) de 1999. La principale différence avec la procédure UDRP est que l’ACPA exige la démonstration d’une intention frauduleuse de tirer profit de l’enregistrement ou de l’acquisition du nom de domaine. En fait, cette loi a principalement eu pour visée de sanctionner l’achat et la revente de noms de domaine en spéculant sur le prix que sont prêts à payer les titulaires de la marque afférente. Mais la pratique des sites parking (ou domain parking) qui est en l’occurrence ce qui était reproché en l’espèce n’est pas particulièrement aisé à sanctionner sur le fondement de l’ACPA. Et c’est pourquoi WebQuest risque de remporter finalement ce contentieux… Voilà un exemple de plus montrant le caractère vite obsolète des outils mis à la disposition des titulaires de marques au regard de l’évolution des pratiques sur internet ! Rappelons qu’en France la Cour de cassation s’est prononcée en défaveur de la pratique du domain parking dans l’arrêt Sedo du 21 octobre 2008.

La décision UDRP dans l'affaire Hayward.com

La décision Vuitton c/ eBay disponible

2010-02-19T15:19:00.010+01:00

La décision du TGI de Paris rendue le 11 février dernier dans l'affaire "Vuitton c/ eBay" est disponible. Un grand merci à Frédéric Glaize.
Rappelons que cette décision condamne la société eBay notamment en raison de l'usage de mots-clés proches phonétiquement et visuellement des marques protégées dont est titulaire la société Louis Vuitton. La dépêche que nous avions publié est disponible ici.

TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 11 février 2010, Vuitton c/ eBay

Google s’enrichit sur le typosquatting…

2010-02-19T12:47:00.005+01:00

Une étude menée par deux membres de l'Université de Harvard, Tyler Moore et le professeur Benjamin Edelman, démontrerait que le moteur de recherche californien profiterait du typosquatting. Rappelons que le typosquatting consiste en une réservation d’un nom de domaine quasi-identique à une marque ou à un nom de domaine déjà existant dont la seule différence réside dans une erreur de frappe ou coquille. Ainsi, un typosquatter a pour dessein de détourner le trafic initialement destiné au site premier. L’étude se fonde sur environ 900.000 cas de typosquatting à partir desquels un logiciel spécial a évalué le rendement moyen de ces sites parasites. Les résultats sont affligeants : plus de 68 millions de personnes seraient redirigés vers ces sites chaque jour. En outre, 60% de ces sites de typosquatting présenteraient des publicités affiliées à la régie publicitaire Google… Enfin, si Google perçoit autant des visiteurs de ces sites que de ceux qui surfent sur de sites « normaux », les revenus de Google relatifs au typosquatting s’élèveraient à 497 millions de dollars par an !
Interrogé à ce sujet, un représentant de Google a simplement déclaré que le moteur de recherche retirera les publicités de ces sites si le propriétaire des sites sources vient à se plaindre et qu’il détient un droit de marque. L’impartialité de l’étude présente est néanmoins entachée par le fait que Benjamin Edelman conseille une société dans le cadre de ses poursuites judiciaires contre le moteur de recherche pour avoir placé des publicités sur un site « typosquattant » son propre site. Quoi qu’il en soit, il est urgent que Google réagisse car toute passivité sur ce sujet peut paraître suspecte. Don’t be evil ,qui disait…

L’affaire Verizon se termine par une transaction

2010-02-18T09:22:00.014+01:00

En octobre dernier, la société Verizon a engagé des poursuites à l’encontre de 2Cool Guys LLC, Warren Weitzman et de Arnold Trebach pour contrefaçon de marque en raison d’un « typosquatting ». Rappelons que le typosquatting consiste à déposer un nom de domaine identique à une marque avec néanmoins une erreur de frappe (par ex. pour Apple, le dépôt de « apfle.com ») afin de récupérer les visiteurs ayant fait une coquille lors de la saisie de l’URL. En l’espèce, les défendeurs avaient déposé les noms de domaine « virazon.com », « vierzon.com » et « varizon.com » afin d’obtenir des bénéfices sur la base d’un pay-per-click.
Il semblerait que Verizon arrêtent finalement ses poursuites, un accord transactionnel ayant été conclu avec les défendeurs. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués. Néanmoins, il semble que deux des noms de domaine déposés ont été transférés à Verizon. A noter également que Verizon demandait dans sa plainte des dommages et intérêts à hauteur de 100.000$ ainsi que le recouvrement des gains réalisés par le pay-per-click.
Ce n’est pas la première fois que Verizon poursuit des typosquatters. En 2008, cette entreprise a remporté un contentieux contre OnlineNic, Inc. avec 33 millions de dollars à la clé. En toute état de cause, il semblerait que les marques de Verizon soient les plus typosquattées au monde.

Voici la plainte initialement déposée par Verizon

Firefly s’en prend au géant Google

2010-02-17T17:33:00.002+01:00

Firefly est une entreprise de développement de sites web qui fournit à ses clients des outils pour la gestion du contenu de leurs sites internet. Le logiciel phare est vendu sous la marque « Website Gadget » accompagné d’une petite application elle-même commercialisées sous la marque « Gadget » ; ces deux marques ayant fait l’objet d’un enregistrement fédéral en 2009.
Sur la base de ces deux marques, Firefly vient d’engager une action judiciaire contre Google pour contrefaçon de marque. Le moteur de recherche utilise en effet les termes de « Google Gadgets », « Google Gadgets Editor » ou encore « Gadgets API » pour proposer à ses utilisateurs des applications gratuites. Pour Firefly, cet usage du terme « Gadget » constitue une atteinte à la réputation de ses marques ainsi qu’une diminution de la distinctivité et de la renommée de ses signes. L’entreprise d’aide à la création de sites web compte obtenir une injonction ainsi que des dommages et intérêts. Le directeur aurait d’ailleurs déclaré que ce combat est « l’affaire d’une petite entreprise qui se bat pour ses droits même si cela signifie de partir en guerre contre le géant Google ». De leurs côtés, les représentants de Google ont déclaré que cette action ne repose sur aucun fondement légitime et qu’ils sont prêts à se défendre vigoureusement. La guerre est déclarée…

Une petite révolution pour la publicité en ligne

2010-02-16T13:24:00.005+01:00

Même si cette actualité n’est pas directement lié au droit des marques, toute innovation technique en la matière est susceptible un jour ou l’autre de mener à des actions fondées sur la contrefaçon de marque. La société Yahoo ! vient de conclure un accord avec la société Nectar pour fusionner leurs bases de données afin de mieux cibler la publicité en ligne. Rappelons que Nectar est une société spécialisée dans le décompte des points de fidélité dans les campagnes promotionnelles organisées par de nombreux acteurs de la grande distribution en Grande Bretagne. Cette société détient donc une base de données très fournie sur les habitudes de consommation de ses 20.000 abonnés. La fusion des bases de données de Yahoo ! et de Nectar permettra donc de créer des profils de consommateurs extrêmement précis sur les individus concernés réunissant des données relatives aux achats en ligne et à ceux réalisés dans le monde réel.
Ce programme appelé « Consumer Connect » est organisé sous forme d’un « opt-in » pour respecter notamment la réglementation en vigueur au sein de la Communauté européenne en matière de protection des données à caractère personnel. A noter d’ailleurs que le communiqué de presse déclare que les abonnés au programme Nectar pourront décider de permettre la liaison à leur profil Yahoo ! en toute sécurité sans révéler d’informations à caractère personnelle. On se demande bien comment les deux sociétés arriveront à croiser des données sans utiliser d’information permettant indirectement d’identifier un individu… Quoi qu’il en soit, cette annonce constitue une mini-révolution dans le monde de la publicité en ligne qui fait l’objet d’investissements de plus en plus substantiels.

Baidu s’en prend à son registrar

2010-02-15T12:41:00.001+01:00

Le moteur de recherche leader en Chine a déposé, au courant du mois de janvier , une plainte devant la cour fédéral de Manhattan, New York, contre son registrar, Register.com, qui aurait laissé des hackers s’infiltrer dans la gestion de son compte, ce qui aurait provoqué des problèmes techniques aux usagers redirigés vers d’autres pages internet. En réalité, le moteur de recherche reproche à son registrar d’avoir laissé des hackers détourner le trafic américain vers une page tierce sur laquelle était affiché le drapeau iranien à côté d’une étoile de David brisée. Un des fondements de la plainte est la contrefaçon de la marque Baidu qui fut associée à ce contenu militant.

Rescuecom souffre du syndrome du « voleur volé »

2010-02-14T18:34:00.002+01:00

On se souvient que Rescuecom , société américaine de services de réparation informatique, s’imposa finalement dans sa lutte judiciaire face à Google concernant une contrefaçon de marque fondée sur l’usage de mots-clés. Alors que la juridiction du premier degré avait considéré qu’un tel usage ne satisfaisait pas l’exigence dite du « use in commerce » au sens du Lanham Act (Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 456 F. Supp. 2d 393 (N.D.N.Y. 2006)), la cour d’appel du 2nd Circuit arriva, l’année dernière, à la conclusion inverse (Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 2009 WL 875447 (2nd Cir. 2009)).
Aujourd’hui, Rescuecom se retrouve à nouveau devant les tribunaux mais en tant que défendeur dans une affaire similaire où la société de vente matériel informatique, Best Buy, lui reproche d’avoir utilisé sa marque « geek squad » pour l’affichage de publicité en ligne. Dès le mois d’octobre dernier, Best Buy demanda à Rescuecom de cesser l’utilisation de sa marque pour le référencement de ses publicités. Rescuecom prit les devants en engageant une action judiciaires afin de prouver que son usage était totalement légitime. Best Buy contre-attaqua par une plainte fondée notamment sur la contrefaçon de marque. Pour le moment, l’affaire n’en est qu’à ses débuts mais il est déjà possible de dire que l’acharnement judiciaire de Rescuecom face à Google risque de lui jouer des tours dans cette nouvelle affaire dans la mesure où elle ne peut plus vraiment compter sur l’argument – qu’elle a combattu avec succès - selon lequel l’usage d’une marque pour le référencement de publicités ne satisfait pas l’exigence dite de « use in commerce ». Les dirigeants de Google doivent s’en frotter les mains…

Google menace le moteur de recherche chinois Goojje

2010-02-13T18:30:00.000+01:00

Les dirigeants du célèbre moteur de recherche californien sont très remontés contre un moteur de recherche chinois utilisant un logo et une charte graphique très similaires visuellement et répondant au nom très provocateur de « Goojje ». Les représentants de Google ont envoyé cette semaine une lettre de mise en demeure, demandant que cet usage illicite des marques du moteur américain cesse au plus vite. Goojje met à la disposition de ses utilisateurs un moteur de recherche ainsi qu’un réseau social, les deux étant naturellement censurés pour demeurer conforme à la loi chinoise. A noter aussi que le site YouTube est également victime d’agissements similaires par un site chinois appelée Youtubecn.com qui, néanmoins, connaît des démêlés avec les autorités locales.

Bien que la contrefaçon de marque soit évidente (ou plus exactement l’atteinte à la marque renommée, ne répondant d’ailleurs pas au principe de territorialité), Google aura du mal à faire appliquer toute décision de justice américaine en Chine. Affaire à suivre…

Une nouvelle victoire de Vuitton sur eBay

2010-02-13T18:22:00.001+01:00

Le Tribunal de grande instance de Paris vient de rendre son jugement ce jeudi 11 février dans l’affaire opposant la société Louis Vuitton à eBay. Cette dernière société est condamnée à 200.000 euros d’amende pour avoir effectué la réservation de mots-clés proches phonétiquement et visuellement des marques de la société de luxe. Cette condamnation se fonde sur l’atteinte aux marques renommées de Louis Vuitton ainsi que sur la qualification d’agissements parasitaires.
Ce n’est pas la première fois que le site d’enchère en ligne subit un déboire judiciaire face à la société LVMH. Rappelons en effet qu’en novembre 2009 et en juin 2008, le site d’enchère en ligne avait été condamné respectivement à 1,7 et 39 millions d’amende pour avoir laissé à la vente des produits contrefaisant les marques de la société Vuitton.
Le jugement n’est pas encore disponible mais dès qu’il sera publié, un commentaire sera accessible sur ce blog.